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27 novembre 2017

Perimetro di legittimità della facoltà di limitazione delle rivendicazioni brevettuali in corso di causa e presupposti della concorrenza sleale per imitazione servile

Ai sensi dell’art. 79 comma terzo e dell’art. 76 comma terzo c.p.i., le istanze di limitazione e di conversione di un brevetto possono essere presentate in ogni stato e grado del giudizio. Pertanto, il titolare di un brevetto può riformulare le rivendicazioni in corso di causa, senza limitazione ad una fase processuale, ad un grado di giudizio e al numero delle modifiche apportate, fatto salvo il limite generale della buona fede e, correlativamente, dell’abuso del diritto, ed impregiudicata l’osservanza di modalità di esercizio del diritto compatibili con il rispetto del principio costituzionale del giusto processo, di ragionevole durata del processo e del dovere di lealtà gravante sulle parti. Si tratta di un potere riconosciuto alla parte e collegato al diritto sostanziale della stessa quale dedotto in giudizio, da esercitarsi personalmente o mediante procuratore speciale, poichè esulante dallo ius postulandi. L’esercizio del potere di disposizione del diritto sostanziale sulla privativa industriale, comporta la rinuncia ad avvalersi del brevetto come rilasciato e, di per sé, ai sensi del combinato disposto degli artt. 76 e 79 CPI, la nullità (parziale) del brevetto.

Sebbene la riformulazione del brevetto possa non limitarsi a un mero accorpamento di rivendicazioni e possa consistere in aggiunte e specificazioni che attingano al contenuto del brevetto, esse non devono estendere l’ambito della privativa e della domanda originaria, giacché in tali ipotesi il brevetto è nullo ex art. 76, comma 1, lett. c) CPI. L’introduzione di limitazioni, che estrapolino dal testo della descrizione e financo dai disegni, va valutata con particolare cautela, tenuto conto che riformulazioni “ex post” nel corso dei giudizi per l’accertamento della validità possono pregiudicare la sicurezza giuridica dei traffici per il venire meno della certezza del titolo e dell’affidamento riposto dai terzi sulla validità (o, meglio, sulla non validità) di un titolo per come depositato. Inoltre, l’estrazione di singoli suggerimenti di dettaglio, magari da figure del brevetto, che forniscono informazioni complesse e coordinate in una specifica forma di esecuzione, determina il rischio di fornire informazioni non evincibili in modo oggettivo dal testo brevettuale. Per tale ragione, le inclusioni di caratteristiche nelle rivendicazioni devono rispettare le reali informazioni contenute nella descrizione originale, senza che si attinga dalla descrizione, secondo necessità e comodità, con una visione a posteriori. Pertanto nelle rivendicazioni può essere inserita solo “materia” evidente nella domanda come depositata.

Integra gli estremi dell’illecito di concorrenza sleale sotto il profilo della cosiddetta “imitazione servile”, sanzionato dall’art. 2598 c.c., n. 1, il comportamento dell’imprenditore che imiti un prodotto la cui forma abbia un valore individualizzante e distintivo, indipendentemente dall’essere il prodotto stesso oggetto di brevetto, in modo tale da creare confusione con quello messo in commercio dal concorrente. Non è quindi sufficietne allegare la riproduzione pedissequa da parte del concorrente e il suo carattere confusorio, ma è necessario allegare e provare che il segno sia dotato di capacità distintiva: la tutela concorrenziale concerne le forme aventi efficacia individualizzante e diversificatrice del prodotto rispetto ad altri simili, non essendo tuttavia compresi nella tutela medesima gli elementi formali dei prodotti imitati che nella percezione del pubblico non assolvano ad una specifica funzione distintiva del prodotto stesso, intesa nel duplice effetto di differenziarlo rispetto ai prodotti simili e di identificarlo come riconducibile ad una determinata impresa. Non può attribuirsi carattere individualizzante alla forma funzionale, cioè a quella resa necessaria dalle stesse caratteristiche funzionali del prodotto. Pertanto, in mancanza di tutela brevettuale, la fabbricazione di prodotti identici nella forma a quelli realizzati da impresa concorrente, costituisce atto di concorrenza sleale soltanto se la ripetizione dei connotati formali non si limiti a quei profili resi necessari dalle stesse caratteristiche funzionali del prodotto, ma investa caratteristiche del tutto inessenziali alla relativa funzione.

Poiché, in tema di concorrenza sleale, l’originalità del prodotto e la sua capacità distintiva integrano i fatti costitutivi della dedotta contraffazione per imitazione servile, essendo i medesimi requisiti necessari non in via alternativa, ma in via cumulativa, l’onere della allegazione e della prova con riguardo ad entrambi i fatti costitutivi incombe su chi agisce chiedendo l’accertamento della illiceità della condotta del concorrente, mentre incombe sul convenuto l’onere di allegare e provare la mancanza di novità del prodotto o la perdita sopravvenuta della sua capacità distintiva, quali fatti estintivi dell’altrui diritto.

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Maria Luigia Franceschelli

Associate

Dottorato di Ricerca in Proprietà Industriale, Università degli Studi di Milano
Avvocato presso Hogan Lovells Studio Legale, IP team

(continua)

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