La tutela del marchio di fatto trova fondamento nella funzione distintiva che esso assolve in concreto, per effetto della notorietà presso il pubblico, e, pertanto, presuppone la sua utilizzazione effettiva, con la conseguenza che la tutela medesima non è esperibile in rapporto a segni distintivi di un’attività d’impresa non più esercitata dal preteso titolare. L’acquisto del diritto sul marchio di fatto dipende quindi non solo dall’utilizzo del segno, ma richiede anche che il segno abbia raggiunto una notorietà qualificata.

Per ostacolare la registrazione del marchio successivo il preutente deve provare non solo l’uso, ma anche che il proprio preuso abbia determinato la notorietà generalizzata del proprio segno distintivo (marchio di fatto, denominazione o ragione sociale, ditta individuale) prima dell’uso da parte di altri. Si deve trattare di un uso sistematico, non sporadico e tale da consentirne la conoscenza effettiva da parte del pubblico dei consumatori interessati, mediante commercializzazione dei prodotti o servizi. La prova può essere offerta non solo documentalmente, tramite, ad esempio, la produzione di cataloghi e documentazione pubblicitaria, ma anche tramite prove testimoniali e indizi, purché dimostrino la rilevanza quantitativa o qualitativa del prodotto del servizio sul mercato, la durata della presenza e il suo ambito territoriale, facendo riferimento alle concrete modalità di diffusione del segno. L’uso di un marchio di fatto non deve necessariamente essere effettuato in un ambito territoriale esteso, così escludendo una notorietà sull’intero territorio nazionale, ma è sufficiente ai fini dell’acquisto del diritto che la notorietà si riverberi ultra-localmente.

Nel caso in cui i preutenti, in regime di tollerata coesistenza di un preuso non meramente locale, siano due, il preuso dell’altro imprenditore priva il segno di novità e impedisce la registrazione e nessuno dei due preutenti può registrare il segno senza il consenso dell’altro.

L’azione cautelare di inibitoria può essere proposta anche a tutela di una domanda di marchio.

Chi propone una domanda di sottrazione di informazioni protette ex art. 98 c.p.i. ha l’onere di dimostrare che queste sono effettivamente segrete.

L’utilizzo di certificazioni ottenute da un concorrente costituisce atto di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 2 c.c.

È nullo per mala fede il marchio la cui domanda sia stata presentata da un socio di s.n.c. che sia a conoscenza del previo e duraturo utilizzo del medesimo marchio da parte della società e che, anche dopo l’uscita dalla società – di poco successiva alla domanda stessa –, non utilizzi detto marchio.

Ai fini della contraffazione di un marchio, non rileva il fatto che all’epoca della sua abusiva utilizzazione pendesse una mera domanda di registrazione in quanto ai sensi dell’art. 15, comma 2 c.p.i. gli effetti della registrazione decorrono dalla data di deposito della domanda. [ LEGGI TUTTO ]