25 gennaio 2016

Brevetti: novità, altezza inventiva e conversione in modello di utilità

In materia di brevetti, al fine di distruggere la novità dell’invenzione deve considerarsi il contenuto complessivo della pubblicazione anteriore quale ricavabile dall’esperto del ramo, senza integrazione alcuna del suo sapere specialistico al fine di modificare o integrare il trovato, sia pure in modo ovvio, questione rilevante, invece, in relazione al diverso requisito dell’altezza inventiva. Eventuali modifiche o sviluppi dell’informazione tecnica contenuta nel documento non fanno parte di ciò che viene rivelato dal documento anteriore. Se per la valutazione del requisito di novità possono considerarsi anche eventuali caratteristiche implicite derivabili da un documento appartenente allo stato della tecnica, le stesse devono risultare leggibili dall’esperto del ramo, da quel documento direttamente e senza ambiguità. Viceversa, non possono considerarsi, ai fini della valutazione del requisito della novità dell’oggetto di una data rivendicazione, tutte quelle caratteristiche implicite, ma equivocabili, descritte in relazione ad una certa anteriorità, e neppure si considereranno quelle caratteristiche estrapolate arbitrariamente dalla descrizione di una anteriorità, senza tenere conto delle relative relazioni funzionali con le restanti caratteristiche.

Quanto all’altezza inventiva, ex art. 48 CPI, è necessario fare riferimento al noto criterio del “problem-and-solution approach”, che impone innanzitutto di determinare la “tecnica anteriore più vicina” -individuando quella anteriorità che costituisce il punto di partenza più promettente per giungere alla soluzione rivendicata della privativa in esame e che normalmente ha il maggior numero di caratteristiche in comune con la soluzione oggetto di rivendicazione, o che permette il minimo numero di modifiche per giungere alla soluzione rivendicata- selezionando poi le caratteristiche (“caratteristiche distintive”) che ne distinguono la soluzione rivendicata. Va quindi determinato il “problema tecnico oggettivo” risolto dalla o dalle caratteristiche distintive della soluzione rivendicata (ossia da quella o quelle caratteristiche che non sono descritte o suggerite dalla “tecnica anteriore più vicina”) e debbono essere individuate le competenze dell’esperto del ramo, per considerare se lo stesso, partendo dalla “tecnica anteriore più vicina”, avrebbe risolto in modo ovvio il problema tecnico oggettivo, e quindi sarebbe giunto banalmente alla soluzione rivendicata in esame, eventualmente combinando tra loro gli insegnamenti della tecnica anteriore più vicina con un’altra diversa anteriorità o con gli insegnamenti generali del settore tecnico della soluzione rivendicata in esame.

Riguardo alla conversione del brevetto in modello di utilità,  ex art. 76, co. 3 CPI, indipendentemente dall’adesione, per distinguere il modello di utilità dall’invenzione, alla teoria quantitativa (che attribuisce ai modelli una minore efficacia creativa) o, preferibilmente, a quella qualitativa (fondata sulla diversità ontologica delle due privative), in linea generale non può trovare giustificazione la previsione di una tutela monopolistica per una conformazione che, pur essendo nuova ed utile, non realizzi un progresso apprezzabile rispetto alla situazione preesistente della tecnica: invero l’art. 82 CPI richiede che l’efficacia e comodità di impiego conferita dal trovato sia “particolare”.

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