13 Giugno 2022

Rete di distribuzione selettiva, esaurimento del marchio e contraffazione

L’esistenza di una rete di distribuzione selettiva può essere ricompresa tra i “motivi legittimi” ostativi all’esaurimento del marchio, a condizione che il prodotto commercializzato sia un articolo di lusso o di prestigio che legittimi la scelta di adottare un sistema di distribuzione selettiva e che sussista un pregiudizio effettivo all’immagine di lusso o di prestigio del marchio per effetto della commercializzazione effettuata da terzi estranei alla rete di distribuzione selettiva. Ne consegue che, in presenza delle suddette condizioni, il titolare di un marchio può opporsi, con l’azione di contraffazione, alla rivendita dei propri prodotti da parte di soggetti esterni alla propria rete di distribuzione selettiva, anche qualora costoro abbiano acquistato da licenziatari o da rivenditori autorizzati (Corte Giustizia UE, sentenza 23.4.2009, causa C-59/08). Tale principio – affermato in relazione a vendite di terzi estranei alla rete di distribuzione selettiva che tuttavia hanno acquisito i prodotti da appartenenti alla rete – appare del tutto applicabile anche nel caso di soggetti legati da rapporti contrattuali, attesa l’identità dei suoi presupposti e tenuto conto che la circolazione dei prodotti al di fuori della rete di distribuzione selettiva comporta danni all’immagine in relazione all’immissione in commercio del prodotto (ancorché originale) al di fuori della sfera di controllo della titolare del marchio (o nel caso di specie della società che agisce per essa sulla base delle attribuzioni ad essa affidate dalla titolare del marchio)

Esaurimento del marchio in caso di vendita non autorizzata di orologi a marchio “BOSS” nello spazio europeo

La signoria sull’immissione di prodotti a marchio nello spazio europeo rimane al titolare del marchio: l’immissione in commercio che esaurisce il diritto del titolare del marchio è, per i prodotti provenienti dal di fuori dello spazio europeo, solo quella che sia fatta o autorizzata dal titolare stesso. [Nel caso di specie, non risulta provato dalla ricorrente che abbia acquistato gli orologi a marchio “BOSS” in esame da un soggetto di paese terzo che sia
autorizzato dal titolare ad immettere il prodotto a marchio nello spazio europeo.]

Il danno (e la relativa prova) nel caso di sottrazione di informazioni riservate

Il danno cagionato da violazione dei diritti di proprietà industriale non è in ‘re ipsa’, ma deve essere provato secondo i principi generali. La prova del relativo danno, ai sensi dell’articolo 125 c.p.i., può essere fornita dimostrando, alternativamente, l’esborso (il danno emergente) e la diminuzione attuale e/o potenziale del proprio fatturato (il lucro cessante) e la riferibilità di tali fatti all’illecito altrui, oppure l’utile dell’autore dell’illecito, da riversare al soggetto titolare del diritto leso in presenza di una domanda di retroversione degli utili ex art. 125, terzo comma, c.p.i. In tema di risarcimento del danno emergente, le spese per l’accertamento dell’illecito sono voci di danno risarcibili in caso di violazione di diritti di proprietà industriale.

30 Aprile 2022

Non ogni controversia avente ad oggetto una cessione di partecipazioni è riservato alla competenza della sezione specializzata

Non ogni controversia avente ad oggetto un negozio traslativo di partecipazioni sociali è riservato alla competenza della sezione specializzata, ma soltanto quel tipo di controversie che hanno un rilievo endosocietario, attingendo all’assetto societario o al funzionamento della struttura societaria. Per configurare la competenza della sezione specializzata in materia d’impresa, anche quando la vicenda trae origine da un negozio traslativo di partecipazioni societarie, la controversia deve, infatti, essere direttamente inerente alla questione societaria e all’esercizio dei diritti scaturenti dalla titolarità di partecipazioni sociali, onde, per meglio dire, deve rendere trasparente il suo fondamento endosocietario, nel senso che la pretesa, ma vieppiù la fonte di essa, traggano titolo dal rapporto di società e dalla conseguente acquisizione dello status socii e alle modalità di estrinsecazione di esso concretamente guardino.

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza funzionale del giudice che ha emesso il provvedimento è inderogabile e immodificabile, anche per ragioni di connessione. Ne deriva che il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo, in caso sia proposta domanda riconvenzionale di competenza della sezione specializzata delle imprese di altro tribunale, è tenuto a separare le due cause, rimettendo quella relativa a quest’ultima domanda dinanzi al tribunale competente, ferma restando nel prosieguo l’eventuale applicazione delle disposizioni in tema di sospensione dei processi.

21 Aprile 2022

Inammissibilità per difetto di giurisdizione della domanda di accertamento del diritto alla registrazione di un marchio in pendenza di un giudizio amministrativo di opposizione. Il caso Elettra Lamborghini

Premessa la reciproca autonomia della procedura amministrativa e di quella giudiziaria, deve precisarsi che l’eventuale rilascio o rifiuto del titolo da parte dell’UIBM all’esito del giudizio di opposizione non preclude il sindacato del giudice ordinario in punto di validità, non contraffazione ovvero decadenza dal diritto (art. 117 c.p.i.). Tuttavia, un simile sindacato può intervenire solo ed in quanto sia già intervenuto il rilascio del titolo da parte dell’Ufficio competente (art. 120 c.p.i.).Ne consegue che la decisione sulla domanda di validità/non contraffazione/decadenza di una privativa non può essere pronunciata finché sussista incertezza in ordine all’esistenza della privativa stessa, alla sua stabilità ed al suo ambito di protezione.

19 Aprile 2022

Inadempimento della scrittura privata concernente la suddivisione dei marchi, risarcimento dei danni ex art. 125 c.p.i. e relativo onere probatorio

L’art. 125 c.p.i. non costituisce una deroga in senso stretto alla regola ordinaria sul risarcimento dei danni e al relativo onere probatorio, ma rappresenta una semplificazione probatoria che pur presuppone un indizio della sussistenza dei danni arrecati, attuali o potenziali, cosicché la liquidazione non può essere effettuata sulla base di un’astratta presunzione e, in applicazione degli art. 1223 e seg. c.c., non si può dunque prescindere dalla prova di un adeguato rapporto di causalità tra l’atto illecito e i danni sofferti ed allegati, secondo i criteri ordinari probatori. Ciò vale anche per la giusta royalty, poiché la successione letterale e logica tra le norme dei primi due commi esprime l’intento del legislatore di non sganciare il criterio risarcitorio del “giusto prezzo del consenso” dalla norma generale di cui al primo comma, che richiama, appunto, i principi generali dettati dagli artt. 1223 ss., c.c.. La restituzione degli utili, disciplinata nell’art. 125 c. 3 c.p.i., può essere chiesta dal titolare del diritto di privativa senza che sia necessario allegare e provare, in primo luogo, che agli utili realizzati dal contraffattore, sia corrisposto un mancato guadagno da parte sua; in secondo luogo, che l’autore della violazione abbia agito con colpa o con dolo. La restituzione degli utili costituisce una vera e propria domanda che deve essere proposta entro la soglia fissata dalla legge processuale per le preclusioni assertive, quindi quantomeno entro il termine della prima memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6.

4 Aprile 2022

La giurisdizione ordinaria per le azioni civili di responsabilità degli organi di amministrazione e controllo di società in house – providing

Coerentemente alla previsioni del T.U.S.P.,  la giurisdizione contabile avoca a sè le ipotesi di  responsabilità dell’amministratore di società partecipata da ente pubblico in cui l’ente pubblico sia stato danneggiato direttamente dall’illecito, permanendo, invece, la giurisdizione ordinaria nelle ipotesi il cui il danno sia conseguenza indiretta del pregiudizio arrecato al patrimonio della società partecipata.
È, pertanto, la qualificazione del danno allegato, mediante l’identificazione del petitum mediato e immediato nella prospettazione della domanda, a qualificare l’evento di danno allegato e, conseguentemente, a determinare il riparto tra la giurisdizione civile alternativamente a quella contabile, atteso che il rapporto tra le due azioni, civile e contabile, si pone in tema di alternatività e non di esclusività, fatto comunque  sempre salvo il divieto di duplicazione del risarcimento.

Installazione di copie abusive di un software di titolarità di una società inglese

Il giudice italiano può accordare tutela ad una società straniera titolare di diritti di proprietà intellettuale su un software di uso industriale in virtù dell’art. 54 l. 218/1995, che stabilisce che i diritti su beni immateriali sono regolati dalla legge dello Stato di utilizzazione, e dell’art. 186 l.d.a., che fa rimando alle Convenzioni internazionali; nella specie, venendo in considerazione la Convenzione di Berna, secondo cui ciascuno Stato aderente riconosce sul proprio territorio la tutela del diritto d’autore secondo la legge nazionale agli autori di altri Paesi aderenti.

 

 

11 Marzo 2022

Contraffazione del marchio “K-Way” apposto su un capospalla indossato dal cantante in un videoclip

Ricorrono i motivi legittimi perché il titolare del marchio si opponga all’ulteriore commercializzazione dei prodotti, come previsto dal 2 comma dell’art. 5 del C.P.I. (D.Lgs. n. 30/2005) – come eccezione al c.d. “principio di esaurimento” – nel caso in cui l’uso del marchio successivo alla prima immissione in commercio del prodotto incorporante il diritto sia causa di detrimento alla reputazione e al prestigio collegati al segno distintivo, ciò costituendo motivo legittimo a che non si verifichi l’esaurimento del diritto.

La pratica dell’ambush marketing è considerata ingannevole poiché induce in errore il consumatore medio sull’esistenza di rapporti di sponsorizzazione ovvero di affiliazione o comunque di collegamenti con i titolari di diritti di proprietà intellettuale invece insussistenti e costituisce un’ipotesi particolare di concorrenza sleale contraria alla correttezza professionale che può trovare tutela nell’alveo generale dell’art. 2598, 3° comma, c.c.. In particolare, con la figura dell'”ambush marketing” il concorrente sleale associa abusivamente l’immagine ed il marchio di un’impresa ad un evento di particolare risonanza mediatica senza essere legato da rapporti di sponsorizzazione, licenza o simili con l’organizzazione della manifestazione. In tal guisa lo stesso si avvantaggia dell’evento senza sopportarne i costi, con conseguente indebito agganciamento all’evento ed interferenza negativa con i rapporti contrattuali tra organizzatori e soggetti autorizzati. Si tratta dunque di illecito plurioffensivo, ove i soggetti danneggiati sono l’organizzatore dell’evento, il licenziatario (o sponsor) ufficiale ed infine il pubblico. [Nel caso di specie, utilizzare in un video un prodotto oscurandone il marchio che lo contraddistingue è da ritenersi in contrasto con i principi di cui agli artt. 5 C.P.I. e 13 RMUE nonché di cui allo stesso art. 20 C.P.I., rappresentando l’oscuramento del logo una ipotesi di contraffazione. Il comportamento rileva, inoltre, sotto il profilo della concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. ove il titolare del marchio operi anche sul mercato della promozione di video pubblicitari dei propri prodotti e la diffusione di un video che riproduca un prodotto modificato senza il suo consenso in modo da alterare la capacità distintiva del marchio rappresenta un’ipotesi di comportamento non conforme alla correttezza professionale rilevante ai sensi dell’art. 2598, 3° comma, c.c..]