Esercizio del diritto di recesso e uso non lesivo del marchio da parte dell’ex concessionario

L’eliminazione, da parte del Regolamento (UE) 461/2010, di un obbligo di specifico preavviso per l’esercizio del diritto di recesso comporta che ove sia stato previsto contrattualmente un termine di 12 mesi per l’esercizio di tale diritto, detto termine sia coerente con la normativa comunitaria, non ravvisandosi profili di manifesta incongruità su un piano generale.

Il diritto di recesso contrattualmente previsto non si configura come abusivo laddove le circostanze oggettive nell’ambito delle quali è esercitato e il comportamento tenuto dalla parte nell’esercizio del proprio diritto non presentano profili di illogicità e non dimostrano un fine diverso da quello per cui il diritto di recesso è stato previsto.

Non sussiste un’effettiva valenza lesiva dell’uso del marchio da parte dell’ex concessionario laddove tale uso su fatture sia dovuto a semplici sviste incorse in pochi casi e per mera distrazione/negligenza del personale addetto. Inoltre, la circostanza che le fatture non sono destinate a circolare, ma rimangono nell’ambito della cerchia dei destinatari, presenta un’intrinseca inidoneità decettiva verso il pubblico generalizzato dei consumatori e dunque un’intrinseca inidoneità lesiva verso il titolare del marchio.

29 Marzo 2021

Quantificazione del danno per contraffazione di marchio registrato

Il preuso di un marchio di fatto comporta tanto il diritto all’uso esclusivo del segno da parte del preutente, quanto l’invalidità del marchio successivamente registrato da terzo, venendo a mancare, in tale caso, il requisito della novità, con la conseguenza che il preutente può avvalersi del menzionato diritto di esclusiva, che è distinto da ogni successiva registrazione corrispondente alla denominazione da lui usata, ottenendo la dichiarazione di nullità della registrazione altrui, anche per decettività, in rapporto ai segni confliggenti.

Ai fini della liquidazione del danno, la norma che deve trovare applicazione è la disposizione di cui all’art. 125 c.p.i., la quale prevede che il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le previsioni degli art. 1223, 1226 e 1227, c.c., dovendosi tenere conto delle conseguenze economiche negative, compresi il mancato guadagno del titolare del diritto leso e i benefici realizzati dall’autore della violazione, ovvero, nei casi appropriati, anche di elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato per effetto della commessa violazione al medesimo titolare del diritto, precisando al comma 3, come forma alternativa al risarcimento, la restituzione degli utili realizzati dall’autore della stessa violazione.

La mancata ottemperanza delle parti convenute all’ordine di esibizione delle scritture contabili impartito dal giudice legittima il ricorso a una quantificazione equitativa del danno ai sensi dell’art. 1226 c.c. In mancanza di elementi più precisi sui prodotti contestati deve ritenersi legittimo il ricorso ai dati risultanti dai bilanci pubblicati.

Il conferimento di licenza d’uso e di esclusiva di vendita non comporta l’automatico divieto per il licenziante di vendere i prodotti in proprio

Il fatto che le parti non abbiano ritenuto di regolare espressamente, e con puntualità di disciplina, un obbligo [ndr per la licenziante] di cessare l’attività di vendita diretta con propri marchi in favore di una licenziataria che ancora doveva organizzare le sue strategie, depone significativamente per l’insussistenza di un obbligo di esclusiva rivolto verso la stessa [ndr licenziante] nei termini prospettati.

Se nessuna specifica clausola contrattuale prevede espressamente un divieto per [ndr la licenziante] di vendere i propri prodotti, si deve rilevare che detta conclusione nemmeno può raggiungersi all’esito della ricerca della comune intenzione delle parti, attuata interpretando le clausole le une per mezzo delle altre come previsto dall’art. 1363 c.c.

L’interpretazione del contratto impone di portare l’attenzione sul comportamento delle parti, precedente e posteriore alla stipulazione, come previsto dall’art. 1362 II comma c.c.

1 Febbraio 2021

Giurisdizione del giudice italiano in caso di vendite online e carenza di capacità distintiva

Deve ritenersi operare sul territorio italiano una società che abbia il sito internet con dominio “.it” e abbia lo stesso integralmente pubblicato in lingua italiana, e permetta al consumatore di ordinare i prodotti direttamente dall’Italia, con consegna sul medesimo territorio, dovendo quindi così concludersi che l’offerta di prodotti tramite tale sito internet sia rivolto, in via principale, agli utenti italiani.

Deve essere escluso dalla registrazione ai sensi dell’art. 7 Reg. UE 1001/2017 un segno denominativo, qualora designi, quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti o dei servizi di cui trattasi, restando indifferente che le caratteristiche dei prodotti o dei servizi che possono essere descritte dal segno in questione siano essenziali o accessorie sul piano commerciale, oppure che esistano o meno sinonimi che consentano di designare le stesse caratteristiche. Ne consegue che, perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro caratteristiche.

Un marchio che sia descrittivo delle caratteristiche di determinati prodotti o servizi è, per tale motivo, necessariamente privo di carattere
distintivo in relazione a questi stessi prodotti o servizi, senza pregiudizio di altri eventuali motivi che possano giustificare l’assenza di carattere distintivo: ne consegue che deve essere accolta la domanda di nullità del marchio europeo denominativo “BIOLINDO” per assenza di capacità distintiva del segno, relativamente ai prodotti contenuti nella classe 3 della classificazione di Nizza (Preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; Preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere; Saponi; Profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; Dentifrici), in quanto univocamente composto da indicazioni che descrivono specifiche caratteristiche dei prodotti di cui trattasi, ai sensi dell’art. 7 lett. b) e c) del Regolamento UE n. 1001/2017.

29 Dicembre 2020

Tutelabile e registrabile il marchio di posizionamento apposto sulla quinta tasca dei jeans

È tutelabile e validamente registrabile il marchio di posizionamento – ancorché complesso – costituito da una stretta striscia di tessuto di qualsiasi colore apposta sulla quinta tasca di un paio di pantaloni […] che appare inclinata rispetto al dorso superiore della tasca sulla quale è apposta. Un siffatto segno può essere oggetto di un uso e di una registrazione come marchio, posto che tale etichetta costituisce un aspetto “capriccioso” ed inessenziale, essendo tutelata non la striscia che compone un’etichetta tout court, bensì una sua specifica configurazione indicata sostanzialmente nella posizione sull’indumento e nella sua inclinazione.

5 Ottobre 2020

Inibitoria cautelare per violazione di diritti IP e concorrenza sleale

L’azione cautelare di inibitoria può essere proposta anche a tutela di una domanda di marchio.

Chi propone una domanda di sottrazione di informazioni protette ex art. 98 c.p.i. ha l’onere di dimostrare che queste sono effettivamente segrete.

L’utilizzo di certificazioni ottenute da un concorrente costituisce atto di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 2 c.c.

2 Ottobre 2020

Profili di tutelabilità di riviste e testate: diritto d’autore, imitazione servile e onere della prova

Il titolo (c.d. testata) del giornale, di riviste o periodici non costituisce in sé un’opera dell’ingegno – anche se frutto di un pensiero originale – non avendo una funzione creativa. Esso assolve solo ad una funzione distintiva ed è tutelabile, in quanto accessorio dell’opera ed idoneo ad identificarla, non come bene autonomo ma “solo nella misura in cui individui una pubblicazione della quale rappresenta il segno distintivo” (cfr. Cass. n. 29774/08). Dunque, la sua tutelabilità va ponderata in relazione ad opere simili appartenenti al medesimo settore, a condizione che sussista il rischio di confusione. E ciò applicando in via analogica i principi generali sui segni distintivi, quando nel lettore si determini una costante associazione tra il titolo ritenuto interferente e l’opera.

La confondibilità tra due titoli di periodici – spesso originariamente di natura descrittiva del prodotto editoriale – va compiuta non solo in relazione all’analisi delle parole contenute nei titoli, ma altresì alla presentazione della grafica delle testate, del formato dell’impaginazione, delle rubriche.

Nel caso in cui la testata abbia una capacità distintiva debole, analogamente ai criteri elaborati in tema di marchi, una modesta modifica apportata dalla testata concorrente può impedire il rischio di confusione (Cass. 29774/08, cit.).

Va rammentato l’interesse generale a non restringere indebitamente la disponibilità dei colori per gli operatori di mercato e i conseguenti limiti assai rigorosi alla possibilità di registrare – quali marchi – i colori o le combinazioni cromatiche e grafiche, ove non associati ad elementi denominativi (cfr. tra le altre, in sede europea Corte di Giustizia Ce 24.6.2004, in causa C-49(02, ed in sede nazionale Trib. Torino, 17.8.2015).

Va ricordato che – poiché l’originalità del prodotto imitato è elemento costitutivo della fattispecie per concorrenza confusoria – il concorrente leale non può limitarsi a provare che un prodotto è imitato fedelmente da quello del concorrente, ma deve anche dimostrare che tale imitazione è servile, investendo quegli elementi idonei ad ingenerare confusione nel pubblico. Si deve trattare di aspetti formali nuovi rispetto al già noto, pur non raggiungendo il livello di originalità necessario per ottenere il brevetto di modello (cfr. in merito Cass. 3721/2003). (Nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto che l’opzione di utilizzare una fascia di colore identico al titolo che divide la parte superiore da quella inferiore – oltre ad essere una soluzione nuova adottata da parte dell’attrice – appare anche dotata di sufficiente distintività, determinando nel complesso un diverso impatto visivo della copertina). 

L’impiego da parte della convenuta di un indirizzo di posta (settimana@sudoku.it) del tutto sovrapponibile alla testata dell’attrice (Settimana Sudoku) ed al suo anteriore nome a dominio (settimanasudoku.it), in quanto usato in ambito commerciale, comporta un’illecita interferenza, potenzialmente creando il rischio di un drenaggio della clientela dal titolare del segno da tutelare al titolare del nome a dominio (cfr. tra gli altri, Tribunale di Napoli, 26.2.2002, in causa PlayBoy Enterprises contro Giannattasio). 

 

17 Settembre 2020

Accertamento della contraffazione e conseguenze della cessazione delle condotte contraffattorie in corso di causa

La spontanea cessazione, in corso di giudizio, della condotta contestata non fa venire meno, di per sé, l’interesse all’accoglimento delle domanda di colui che agisce, ben potendo la parte all’esito del giudizio riprendere la condotta censurata, senza alcuna sanzione. Dovrà quindi procedersi, di volta in volta, ad una valutazione prognostica in merito alla probabilità di ripresa delle condotte contestate, che tenga conto delle peculiarità e delle specificità del caso sottoposto al vaglio del giudice (nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto insussistente il rischio di reiterazione, da parte delle convenute, delle condotte contestate, tenuto conto, in particolare, dello stato di apparente inattività di queste ultime, nonché della sopravvenuta installazione di un’insegna del tutto diversa, in cui è spesa una denominazione differente dai segni distintivi azionati in giudizio dalle attrici).

Non sussistono elementi che consentano di ravvisare un danno da contraffazione allorché non sia provato che il presunto contraffattore ha concretamente fatto uso, in violazione dell’art. 20 c.p.i. e nell’ambito della propria attività economica, dei marchi e dei segni distintivi di altrui titolarità, con conseguente non configurabilità, neppure sul piano del pericolo, di un danno da sviamento di clientela ai sensi di cui all’art. 2598 c.c. (nel caso di specie, pur nella contumacia delle convenute, da elementi prodotti agli atti – quali le visure camerali delle convenute o la prova dell’omessa consegna di diffide – il Tribunale ha desunto lo stato di “inattività” delle convenute, per l’effetto rigettando le domande delle attrici volte ad accertare la contraffazione e/o la concorrenza sleale, con ogni conseguenza anche di tipo risarcitorio).

Deve procedersi d’ufficio alla riduzione ad equità della penale, ai sensi dell’art. 1384 c.c., la cui “eccessività” risulta, ex actis, dai documenti legittimamente acquisiti al processo (in applicazione del suddetto principio il Tribunale ha ritenuto che, ove un contratto di licenza permetta al licenziatario di fare legittimo uso di segni distintivi ed allestimenti del licenziante a fronte di un corrispettivo annuo di euro 2.800,00 oltre oneri, risulta manifestamente eccessiva una penale che, alla cessazione del contratto di licenza, preveda l’obbligo per il licenziatario di pagare una somma di euro 100,00 giornalieri per ogni giorno di ritardo nella rimozione di detti segni distintivi ed allestimenti; in sostituzione è stata ritenuta congrua una penale pari al doppio del corrispettivo annuo previsto nel contratto di licenza).

7 Settembre 2020

Decadenza e motivi legittimi per impedirla: esclusione di situazioni riferibili solo alla persona fisica in sé

Per evitare la decadenza per non-uso, il marchio deve essere effettivamente utilizzato sul mercato per i prodotti e/o servizi per i quali è stato registrato. Ai fini della valutazione dell’utilizzo, non è necessario considerare il successo commerciale di una impresa sotto il profilo qualitativo e/o quantitativo, ma rileva esclusivamente l’effettiva circolazione nel mercato del marchio contestato. Infatti, quello che rileva è un impiego del marchio concreto e reale, non simbolico e/o sporadico, assolvendo in tale guisa allo scopo di rendere edotto il consumatore sull’origine del Prodotto. Secondo la giurisprudenza prevalente, l’uso del marchio idoneo ad impedire la decadenza deve essere tale da avere conseguenze economiche sul mercato. Il proprietario del marchio deve dunque dimostrare: (i) un’effettiva distribuzione del prodotto presso il pubblico; (ii) una presenza certa sul mercato capace di incidere sulla sfera dei concorrenti. Dunque, la preparazione e la progettazione del lancio sul mercato di un prodotto contraddistinto dal marchio non sono sufficienti a costituire un uso “esterno” e quindi a salvare il marchio dalla decadenza.

 

Le precarie condizioni di salute del titolare del marchio, che non ha potuto utilizzare il proprio segno distintivo, non costituiscono un motivo legittimo idoneo ad impedire la decadenza ai sensi dell’art. 24, co.1, ultimo capoverso, c.p.i. Infatti, l’uso del segno distintivo, riferibile ad una realtà imprenditoriale e non alla persona fisica in sé, può essere compiuto anche attraverso terzi, ad esempio attraverso la concessione di licenze. Pertanto, solo ostacoli dotati di un legame sufficientemente diretto con il marchio, indipendenti dalla volontà del titolare dello stesso e, tali da renderne l’uso impossibile, possono essere qualificati quali motivi legittimi del mancato uso, idonei ad impedire il rimedio della decadenza

20 Luglio 2020

Nullità del marchio successivo simile al segno anteriore riproducente l’immagine di un avo e assenza di concorrenza sleale. Carenza di legittimazione attiva

La legittimazione attiva per la tutela del marchio registrato ex art. 20 c.p.i. spetta esclusivamente al titolare del marchio, apparendo irrilevante sul piano del diritto – se non in alcun modo provata – l’autodefinizione in termini di “ex titolare di fatto del marchio” o anche di “autore morale dell’immagine riportata nel marchio”.

La circostanza che l’insegna, e più in generale l’immagine in essa riprodotta, raffiguri un avo di un soggetto non esclude la possibilità che quella immagine possa essere inserita nei segni distintivi aziendali e quindi possa essere legittimamente utilizzata da altri soggetti, acquirenti dei predetti segni.

E’ principio noto e consolidato, in coerenza con la funzione intrinseca del segno, che l’apprezzamento sulla confondibilità fra i segni distintivi similari dev’essere compiuto dal giudice non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata valutazione di ogni singolo elemento, ma in via generale e sintetica, vale a dire con riguardo all’insieme degli elementi salienti, grafici, visivi e fonetici dei marchi interessati, e tenuto conto di tutti i fattori pertinenti, e quindi della notorietà del marchio e del grado di somiglianza tra i prodotti, nonché della normale avvedutezza dei consumatori cui i prodotti o servizi sono destinati.

L’uso del patronimico consentito nella ditta, in quanto giustificato per il principio di verità, deve avvenire nell’osservanza dei principi di correttezza professionale, e quindi non in funzione di marchio, e non in contrasto con la disciplina delle privative.