È escluso il diritto alla priorità laddove l’elemento caratterizzante di un brevetto non sia dichiarato anche nelle corrispondenti domande di brevetto che ne hanno costituito la priorità; ne consegue che tali domande valgono come documenti indipendenti, che producono anteriorità distruttiva della novità, ai sensi dell’art. 46 c.3 CPI, a meno che non designino l’Italia e quindi non appartengano allo stato della tecnica.

L’illecito consistente nel cd. “contributory infringement” o contraffazione indiretta, introdotto dalla l. n. 214 del 2016, al comma 2 bis dell’art. 66 del d.lgs n. 30 del 2005, consta di due elementi, che devono essere accertati in concreto dal giudice: a) l’elemento oggettivo consistente nella fornitura, o offerta di fornitura, a soggetti diversi
dagli aventi diritto all’utilizzazione dell’invenzione e necessari per la sua attuazione e la successiva contraffazione diretta da parte dei terzi; b) l’elemento soggettivo consistente nella consapevolezza – da accertare sulla base di dati fattuali tali da evidenziare la conoscenza, da parte del fornitore, circa l’obiettiva ed univoca destinazione concreta dei mezzi forniti all’attuazione del brevetto – non solo dell’idoneità, ma anche della destinazione concreta di detti mezzi ad attuare l’invenzione, ovvero la possibilità di acquisirla con l’ordinaria diligenza.

In merito alle questioni relative ai rapporti tra il giudizio sulla contraffazione nell’ambito del quale viene fatta valere in via incidentale la questione relativa alla validità dei brevetti e il giudizio sulla validità degli stessi la giurisprudenza della Suprema Corte ha avuto modo, anche recentemente, di affermare il principio secondo cui in base alla disciplina nazionale in tema di brevetti e di marchi, ove la nullità del titolo di proprietà industriale sia proposta in via di mera eccezione, il relativo accertamento è compiuto incidenter tantum, sicché la pronuncia assunta nel giudizio relativo alla contraffazione non è idonea ad assumere autorità di giudicato in ordine alla questione relativa alla nullità o validità del brevetto.

Ai fini del giudizio di attività inventiva è consentito combinare le classi di conoscenze anteriori ed effettuare una ricostruzione attraverso varie fonti, ancorché scollegate, dello stato della tecnica, secondo il cosiddetto procedimento “a mosaico”. È anche noto che il giudizio sulla non evidenza presuppone che lo stato della tecnica sia confrontato con il nucleo centrale dell’invenzione. […] È quindi corretto presumere che, qualora componendo gli insegnamenti precedenti, il tecnico del ramo avrebbe considerato evidente la soluzione adottata, il brevetto deve ritenersi nullo per difetto di attività inventiva.

Ai fini del giudizio di attività inventiva è consentito combinare le classi di conoscenze anteriori ed effettuare una ricostruzione attraverso varie fonti, ancorché scollegate, dello stato della tecnica, secondo il cosiddetto procedimento “a mosaico”. È anche noto che il giudizio sulla non evidenza presuppone che lo stato della tecnica sia confrontato con il nucleo centrale dell’invenzione. […] È quindi corretto presumere che, qualora componendo gli insegnamenti precedenti, il tecnico del ramo avrebbe considerato evidente la soluzione adottata, il brevetto deve ritenersi nullo per difetto di attività inventiva.

Nell’ipotesi in cui il contratto di licenza avente ad oggetto l’invenzione non sia più in corso di esecuzione, può essere immediatamente proposta la domanda di equo compenso ex art. 77 c.p.i. unitamente alla domanda di dichiarazione di nullità del brevetto, potendo semmai l’eventuale riconoscimento giudiziale dell’equo compenso essere condizionato nella sua efficacia al passaggio in giudicato della sentenza sulla nullità del brevetto.

Il brevetto è nullo ex art.52, 2°c., cpi, quando l’invenzione non è descritta in modo sufficientemente chiaro e completo da consentire alla persona esperta del ramo di attuarla.

Ai sensi dell’art.64, 6°c., cpi, si considera fatta nell’esecuzione del rapporto di lavoro – o in via analogica dal socio nella permanenza del rapporto sociale – l’invenzione industriale per la quale sia chiesto il brevetto entro un anno da quando l’inventore ha lasciato l’azienda nel cui campo di attività l’invenzione rientra.

Sul socio inventore grava l’onere di provare che l’invenzione è stata realizzata anteriormente all’acquisizione della qualità di socio.

L’invenzione c.d. di procedimento consiste nella rivendicazione della scoperta di un particolare procedimento per giungere alla realizzazione di un prodotto già noto, migliorandone lo standard o riducendone i costi. In tale ipotesi, il requisito essenziale dell’originalità (ex art. 48 c.p.i.) deve intendersi soddisfatto quando la procedura oggetto di privativa brevettuale rappresenti un’inedita ed originale soluzione a problemi tecnici, e non la mera applicazione di pratiche già note ed ampiamente diffuse nel circuito degli operatori professionali di riferimento. [Nel caso di specie, con riferimento a particolari metodiche di produzione e raffinazione dei biocarburanti, si rileva l’assenza dei requisiti di novità ed originalità della soluzione rispetto al problema tecnico, nel senso che la novità deve riguardare anche il risultato industriale.]

In tema di determinazione dell’ambito di estensione della tutela brevettuale e determinazione del criterio della “equivalenza” ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 52 c.p.i., non sussiste la fattispecie della contraffazione per equivalenza nel caso in cui la variazione apportata ad un singolo elemento del trovato brevettato non sia marginale ed escluda l’utilizzazione anche solo parziale del brevetto anteriore.