La revoca definitiva di un brevetto europeo da parte del Board of Appeal dell’Ufficio europeo brevetti comporta la cessazione della materia del contendere quanto alla domanda di nullità della frazione italiana del medesimo brevetto proposta dinanzi al giudice nazionale.

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Va dichiarata cessata la materia del contendere quanto alla domanda di nullità della frazione italiana di un brevetto europeo in conseguenza del fatto che l’Ufficio Europeo dei Brevetti ha definitivamente revocato il brevetto europeo per mancanza dei requisiti di brevettabilità.

La pronuncia di cessazione della materia del contendere presuppone che sia venuto meno l’interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale proposta, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le stesse.

I requisiti positivi del brevetto per invenzione vengono definiti ordinariamente come la industrialità, novità ed originalità. La prima, di difficile definizione, secondo la disciplina positiva contenuta all’art. 49 c.p.i. richiede che l’oggetto della invenzione possa essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola: tutti i trovati che rispondono ai requisiti previsti dalla legge, quindi, sono brevettabili indipendentemente dal loro campo di applicazione, industriale, agricolo, professionale.

La novità invece consiste nella differenza formale tra l’invenzione di cui si domanda il riconoscimento e lo stato della tecnica rilevante. Secondo l’art. 46 c.p.i. un’invenzione è nuova “se non è compresa nello stato della tecnica”. Ai fini della disciplina dettata dal Codice della proprietà industriale, per stato della tecnica deve intendersi tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all’estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo. Si tratta dell’insieme di tutte le informazioni, in qualsiasi modo acquisibili, che formano la sapienza tecnologica accessibile al pubblico nel mondo intero del settore al quale l’invenzione appartiene nel momento in cui è depositata la domanda di brevetto (cfr. Tribunale Bologna, Sez. spec. propr. industr. ed intell., 18/04/2013). Il giudizio di novità è assoluto: l’invenzione non è brevettabile se divulgata in qualunque tempo e modo vuoi ad opera di terzi che dell’inventore medesimo: per questo ogni precedente uso dell’invenzione ed anche la avvenuta divulgazione della medesima ad opera dell’inventore preclude l’ottenimento del brevetto.

Per anteriorità si considerano le conoscenze anche non brevettate (italiane o estere) esistenti alla data di deposito della domanda di brevetto. La predivulgazione consiste invece nella accessibilità al pubblico della medesima invenzione, che si attua in presenza della comunicazione, volontaria o involontaria, dell’invenzione da parte dell’inventore o di terzi. L’art. 47 c.p.i. prevede due deroghe alla disciplina appena descritta, ipotesi quindi in cui la divulgazione non distrugge la novità: la cd divulgazione abusiva, se si è verificata nei sei mesi che precedono la data di deposito della domanda di brevetto e risulta direttamente o indirettamente da un abuso evidente ai danni del richiedente o del suo dante causa; la divulgazione avvenuta in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della Convenzione concernente le esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928 e successive modifiche. Nel caso in cui possa farsi valere una priorità, lo stato della tecnica rilevante ai sensi degli artt. 46 e 48 c.p.i. deve valutarsi con riferimento alla data alla quale risale la priorità.

L’originalità (detta anche altezza inventiva) costituisce un secondo filtro per l’accesso alla tutela brevettuale ed ha la funzione di consentire tale accesso solo ai risultati più meritevoli. Secondo l’art. 48 c.p.i. “un’invenzione è considerata come implicante un’attività inventiva, se per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica”. Occorre, dunque, verificare il gradiente di originalità dell’invenzione facendo riferimento alle conoscenze di un tecnico medio del ramo cui il trovato afferisce; un’invenzione è considerata originale quando un tecnico medio del settore cui l’invenzione si riferisce avrebbe potuto realizzare la medesima avvalendosi delle conoscenze in suo possesso e delle sue capacità. L’attività inventiva segna la linea di confine fra ciò che appartiene al divenire normale di ciascun settore, che potrebbe essere realizzato da qualunque operatore e che, quindi, non merita protezione, e ciò che invece è frutto di un’idea che supera le normali prospettive di evoluzione del settore, che non è alla portata dei tanti che in esse operano e che, quindi, merita la tutela esclusiva (Trib. Roma 12.9.2001). Il requisito dell’attività inventiva è pertanto definibile come una novità intrinseca che completa il requisito di cui all’art. 45 c.p.i. (il quale richiede che il trovato sia solo estrinsecamente nuovo).

Il diritto di esclusiva trova riconoscimento e definizione nell’art. 66 c.p.i. il quale stabilisce che i diritti di brevetto consistono nella facoltà esclusiva di attuare l’invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato. È questa la caratteristica della privativa industriale che si configura come diritto assoluto di godimento e sfruttamento monopolistico dell’invenzione con divieto ai terzi di farne utilizzazione senza il consenso del titolare (di regola manifestato con concessione di licenza). Ove i terzi non rispettino l’esclusiva, si rendono responsabili di contraffazione, “letterale” o “per equivalenti”. Il primo tipo di contraffazione è il più semplice da verificare e sussiste ogni volta in cui un terzo realizzi un’invenzione che ha tutte le caratteristiche rivendicate nel brevetto. Il secondo tipo di contraffazione sussiste invece quando un terzo realizza una soluzione molto simile a quella del brevetto, ma non del tutto identica. In questo caso per determinare l’ambito di protezione conferito dal brevetto, si tiene nel dovuto conto ogni elemento equivalente ad un elemento indicato nelle rivendicazioni.

Ai sensi dell’articolo 52 comma 3 bis del D.lvo n. 30/2005, modificato dal D.lvo n. 131/2010, in tema di contraffazione di brevetti per invenzioni industriali posta in essere per equivalenti, il Giudice, nel determinare l’ambito della protezione conferita dal brevetto, non deve limitarsi ad interpretare il tenore delle rivendicazioni alla luce della descrizione e dei disegni, bensì deve contemperare l’equa protezione del titolare con la ragionevole sicurezza giuridica dei terzi e, quindi, deve considerare ogni elemento che sia sostanzialmente equivalente ad uno di quelli indicato nelle rivendicazioni. Per far ciò, il Giudice può avvalersi di varie metodologie finalizzate ad accertare l’equivalenza della soluzione inventiva, come il verificare se la realizzazione contestata permetta di raggiungere il medesimo risultato finale adottando varianti prive del carattere di originalità.

L’originalità manca se le varianti sono ovvie alla luce delle conoscenze in possesso del tecnico medio del settore che si trovi ad affrontare il medesimo problema. Il Giudice non può attribuire rilievo alle intenzioni soggettive del richiedente del brevetto, sia pur ricostruite storicamente attraverso l’analisi delle attività poste in essere in sede di procedimento amministrativo diretto alla concessione del brevetto.

La Corte di legittimità (v. Cass. Civ. n. 2977/2020), in particolare, ha fatto applicazione del principio, di elaborazione giurisprudenziale tedesca, secondo il quale sintomo della contraffazione per equivalenti è proprio l’ovvietà o non originalità della soluzione sostitutiva adottata dal contraffattore rispetto alla soluzione brevettata, tenendo conto alle conoscenze medie del tecnico del settore.

L’equivalenza sussiste ove la variante realizzativa adottata risulti per il tecnico medio del settore ovvia, e, dunque, non originale, per ottenere la stessa soluzione al problema tecnico risolto dall’invenzione, non assumendo, invece, rilievo alcuno le limitazioni volontarie delle rivendicazioni introdotte dal titolare del brevetto nel corso della procedura di brevettazione (la cosiddetta “file history”). Del resto [anche la giurisprudenza di merito (v. ad es. Trib. Milano 20 settembre 2018), facendo applicazione del criterio del c.d. triple test, ha ritenuto la contraffazione per equivalenti in un caso in cui due determinati prodotti a confronto (nella specie, farmaci), svolgevano la medesima funzione, agivano con lo stesso modus operandi e, infine, ottenevano il medesimo risultato, e ciò in quanto il trovato sospettato di interferenza suggeriva soluzioni sostitutive prive di originalità, attuative degli elementi essenziali originali e caratteristici dell’idea brevettata, e, quindi, ovvie per il tecnico del ramo. L’illecito in commento, invece, deve essere escluso quando la soluzione del problema tecnico sia raggiunta con un meccanismo che, pur determinando identiche prestazioni funzionali, operi con mezzi strutturali diversi.

In materia di competenza funzional-territoriale in applicazione dei principi generali regolatori degli istituti della domanda riconvenzionale e della connessione, stante il sopravvenuto venir meno della inderogabilità della competenza territoriale prevista dal citato art. 120 c. III CPI per effetto della caducazione dell’obbligatorietà dell’intervento del P.M, il giudice della domanda principale può conoscere, nel medesimo processo, della domanda riconvenzionale che sia connessa alla prima per l’oggetto oltre che per il titolo.

Il diritto di limitazione del brevetto di cui all’art. 79 comma terzo c.p.i. esercitato da una parte in corso di causa esclude la necessità di un esame in concreto della validità del brevetto come originariamente rilasciato, poiché determina di per sé la nullità parziale del brevetto concesso e poiché non sussiste alcun interesse in capo alla controparte ad un accertamento sulla validità del brevetto originariamente concesso. Infatti, “accogliendo l’istanza di limitazione ex art. 79 comma 3 c.p.i. depositata da parte attrice, il Giudice sostituisce all’originario testo del brevetto le rivendicazioni riformulate” (Tribunale Milano, Sez. spec. Impresa, 05/10/2018, n. 9889), con conseguente rinuncia alla formulazione originaria del brevetto. Consegue a quanto precede la seconda conseguenza giuridica, ovvero la necessità di dichiarare la cessazione della materia del contendere in relazione alle domande tutte formulate in relazione al testo originario del brevetto

Nell’ambito del diritto di limitazione del brevetto di cui all’art. 79 comma terzo c.p.i. esercitato dal titolare nel corso di un giudizio volto all’accertamento della validità del brevetto (già) concesso, la riformulazione può avere ad oggetto le sole rivendicazioni e non anche la descrizione e, comunque, non può estendere la protezione conferita dal brevetto e deve rimanere entro i limiti della domanda di brevetto originariamente depositata. E ciò in quanto l’equa protezione del titolare deve sempre coniugarsi con una ragionevole sicurezza giuridica per i terzi, i quali abbiano riposto affidamento sulla validità (o, meglio, sulla non validità) di un titolo per come depositato. Pertanto, nelle rivendicazioni può essere inserita solo “materia” esplicitamente evidente nella domanda come depositata e non materia solo teoricamente compatibile con i disegni di corredo e tantomeno materia non evidente dalla domanda di brevetto originaria.

L’art. 337 comma 2 c.p.c. impone al giudice della causa pregiudicata di conformarsi all’autorità della sentenza emessa nella causa pregiudicante; in caso contrario, ove intenda discostarsene, lo stesso è tenuto a sospendere la causa pregiudicata, nell’ipotesi in cui ritenga altamente probabile che la sentenza pregiudicante venga riformata.

L’art. 337 comma 2 c.p.c. si applica anche alla materia brevettuale e vale anche ove i soggetti del giudizio pregiudicante e del giudizio pregiudicato non coincidono completamente (è il caso dei giudizi definiti con sentenze aventi efficacia ultra partes, quali quelle che dichiarano la nullità di un titolo brevettuale).

Ai fini della cessazione di efficacia del brevetto nazionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 59 c.p.i. non è necessariamente richiesto che esso abbia la stessa identica estensione di un brevetto europeo valido in Italia o un brevetto europeo con effetto unitario tutelanti la medesima invenzione e concessi allo stesso inventore o al suo avente causa con la medesima data di deposito o di priorità, ben potendo uno dei due essere compreso nell’altro, costituendone un “sottoinsieme”.