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24 Luglio 2018

Considerazioni sull’invocabilità della cd. Bolar Clause

Il principio normativo identificato dall’espressione “Bolar Clause” scaturisce dalla nota vicenda giudiziaria tra Bolar Pharmaceutical Co. e Roche e dalle istanze di normazione che da tale causa emersero. Tali istanze hanno portato, sul piano europeo, all’adozione della direttiva n. 2001/83/CE poi modificata dalla direttiva 2004/27/CE.

Essa è stata recepita nell’ordinamento italiano all’articolo 68, comma 1, lett. b) del Codice di Proprietà Industriale che prevede che “La facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estende, quale che sia l’oggetto dell’invenzione: […] b) agli studi e sperimentazioni diretti all’ottenimento, anche in paesi esteri, di un’autorizzazione all’immissione in commercio di un farmaco ed ai conseguenti adempimenti prativi ivi compresi la preparazione e l’utilizzazione delle materie prime farmacologicamente attive a ciò strettamente necessarie”.

Reputa il Tribunale che la ratio sottesa alla clausola Bolar sia certamente quella di agevolare il tempestivo ingresso sul mercato dei farmaci generici one non prolungare “di fatto” la durata della privativa, dal momento he consente di compiere tutte le attività amministrative e di sperimentazione prodromiche all’ottenimento di un’AIC pur in costanza del brevetto di riferimento.

Si tratta dunque di tener conto del fatto che il legislatore comunitario (e quello italiano di conseguenza) ha dovuto realizzare un contemperamento tra contrapposti interessi che fanno capo a titolari di diritti soggettivi di pari dignità: quello del titolare della proprietà industriale che ha un diritto di esclusiva; quello delle imprese che, alla scadenza della privativa, hanno diritto alla piena ed immediata ri-espansione della libertà di iniziativa economica intendendo concorrere sul mercato con il titolare della stessa.

Come è reso evidente dal titolo dell’art. 68 c.p.i., la Bolar clause introduce dei limiti al diritto di esclusiva che la titolarità del brevetto attribuisce, giustificati da distinte esigenze meritevoli di prevalente tutela; limiti che costituiscono, quindi, eccezioni rispetto alla regola della pienezza della privativa brevettuale, la quale, in difetto della disposizioni normativa in commento, imporrebbe di qualificare come contraffazione le condotte ivi previste.

Quale norma che introduce eccezioni, l’art. 68 c.p.i. è norma di stretta interpretazione (come si ricava dall’art. 14 preleggi), principio ermeneutico che, tuttavia, non si contrappone all’interpretazione “estensiva”, bensì a quella “analogica” e che non impedisce, quindi, un’interpretazione che consenta di ricavare dalla disposizione il contenuto normativo genuino che è in essa presente, “attraverso il significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e l’intenzione del legislatore”

20 Aprile 2018

Indebito uso e registrazione del marchio anteriore registrato altrui nel settore vitivinicolo

La valutazione sulla obiettiva confondibilità dei segni distintivi va compiuta in maniera unitaria e sintetica dal punto di vista dei consumatori che siano dotati di media intelligenza e diligenza e non può risolversi in un’indagine di fatto sul raffronto tra il numero dei consumatori effettivamente caduti in confusione e quelli che invece non lo sono, tenendo altresì in considerazione se i prodotti siano destinati al commercio all’ingrosso e al dettaglio, quindi (anche) al grande pubblico. [nel caso di specie ritiene il Tribunale che ai fini della sussistenza del requisito della confondibilità assuma rilievo determinante l’uso da parte della convenuta del nucleo essenziale del marchio registrato dalla società attrice, la parola AUGUSTALE, denominazione di un’antica moneta d’oro con l’effige dell’imperatore romano Augusto, che, oltre a non essere una parola di uso comune, non ha una funzione intrinsecamente descrittiva dei prodotti per distinguere i quali è stata utilizzata, i vini, ma è ad essi collegata in virtù di un accostamento di pura fantasia che le attribuisce originalità ed efficacia individualizzante. Non assume rilievo in senso contrario l’aggiunta – sulle etichette dell’impresa convenuta – del nome del vitigno indicativa della provenienza geografica del prodotto].

Ai fini della liquidazione equitativa del danno e, in particolare, dell’ammontare delle spese sostenute a causa della contraffazione, assumono rilievo le spese documentate sostenute per effettuare la ricerca sul marchio presso banche dati, prodromica alla diffida attraverso uno studio specializzato.

 

27 Marzo 2017

Carenza di legittimazione ad agire del presunto licenziatario esclusivo e del periculum in mora in un procedimento cautelare

Deve escludersi la sussistenza della legittimazione ad agire quando la società ricorrente non abbia fornito la prova, nonostante la contestazione, della titolarità del diritto azionato e neppure della sussistenza del potere di promuovere l’azione cautelare inibitoria. Una volta che tale potere sia contestato dalla parte costituita, infatti, incombe su [ LEGGI TUTTO ]

21 Giugno 2016

Il domain name tra marchio celebre e diritto d’autore

La pubblicazione sul sito internet del nome da altri registrato come marchio costituisce violazione dei diritti altrui perchè la notorietà del nome utilizzato anche in campo extracommerciale comporta l’applicazione della disciplina del marchio celebre e la conseguente tutela anche in ambito extramerceologico; [ LEGGI TUTTO ]

22 Aprile 2016

Tutela del marchio di fatto, tutela del preuso locale e principi generali in materia di convalidazione.

Il titolare di un marchio di fatto non può invocare l’art. 20 c.p.i., che regola unicamente i diritti del titolare del marchio registrato. La regolamentazione del marchio non registrato contenuta nella legge (art. 2571 c.c. e art. 12, co. 1, lett. a, c.p.i.) attiene unicamente [ LEGGI TUTTO ]

6 Ottobre 2015

Legittimazione attiva del licenziatario non esclusivo in materia di contraffazione

La qualità di licenziatario attribuisce la legittimazione ad agire per la tutela del diritto, sia ai titolari dei diritti di proprietà intellettuale che ai soggetti autorizzati a disporre dei detti diritti, tra i quali [ LEGGI TUTTO ]

27 Maggio 2015

Interferenza tra marchi, denominazioni sociali e domain name

In materia di uso indebito di un segno come nome a dominio aziendale, va dato risalto al carattere distintivo dello stesso e dei prodotti commercializzati. L’impiego di tale segno da parte del soggetto non legittimato cagiona [ LEGGI TUTTO ]