16 maggio 2015

Tabelle di concordanza e marchi notori

La tecnica di commercializzazione attraverso “tabelle di concordanza” o di “equivalenza” determina una violazione dei diritti esclusivi spettanti al titolare del marchio ai sensi dell’art.20, comma 1, lettera a) c.p.i.. L’intento contraffattorio dei marchi altrui viene implicitamente riconosciuto allorché si ricorre a un disclaimer che confessa l’intento di volersi riferire ai marchi e ai prodotti altrui, con il dichiarato fine di praticare un uso meramente descrittivo dei marchi (nella specie: “I marchi e i nomi indicati nel presente volantino sono puramente indicativi e appartengono ai rispettivi proprietari”).

L’utilizzo e l’indicazione del marchio altrui nell’attività d’impresa di un terzo sono leciti, e non possono essere impediti dal titolare, esclusivamente se necessari e non altrimenti sostituibili, in quanto in funzione meramente descrittiva dei prodotti commercializzati o dei servizi erogati, e sempre che, eccedendo detta funzione, tale utilizzo non possa ingenerare il rischio di un collegamento, anche nel senso di mera associazione commerciale, con il marchio e le attività del titolare.

Ai fini della contraffazione di un marchio l’intento dell’aggancio associativo alla potenzialità evocativa del marchio altrui non è escluso dalla dichiarazione di analogia delle caratteristiche, rivelata confessoriamente dalla proclamazione del disclaimer circa la “non originalità” del prodotto pubblicizzato.

La tutela ampliata del marchio riconosciuta dall’art. 20 c.p.i. protegge e valorizza funzioni del marchio ulteriori rispetto a quella meramente distintiva e in particolare quella comunicativo- pubblicitaria. In tal prospettiva ricevono tutela il valore di richiamo e capacità di vendita possedute dal marchio notorio, con la conseguente interdizione ai terzi della possibilità di avvalersene a fini commerciali, sfruttandone le proprietà evocative e suggestive.

Sono vietati ai sensi della disciplina sulla pubblicità comparativa e dell’art. 2598 n.2 c.c., non solamente i messaggi pubblicitari che richiamano esplicitamente l’idea dell’imitazione o della riproduzione, ma parimenti quelli che, tenuto conto della presentazione globale e del contesto economico in cui sono inseriti, sono idonei a trasmettere implicitamente siffatta idea al pubblico destinatario quali queli trasmessi da tabelle di concordanza, strutturalmente basati sull’evocazione del selling power del marchio rinomato e sulla garanzia del possesso delle medesime qualità olfattive del prodotto originale.

Maria Luigia Franceschelli

Associate

Dottorato di Ricerca in Proprietà Industriale, Università degli Studi di Milano Avvocato presso Hogan Lovells Studio Legale, IP team(continua)

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