28 luglio 2015

Tutela del marchio rinomato e registrazione in mala fede

Il monopolio conferito dai marchi, pur rinomati, costituiti da una figura comunemente legata al prodotto non può estendersi ad ogni altra possibile configurazione grafica della stessa figura, che per la genericità di riferimento indiretto al prodotto potrebbe anche considerarsi inappropriabile ex art. 13 lett. b) CPI, ma solo ed esclusivamente a quella particolare raffigurazione.

A fronte di beni di identica natura offerti al mercato, il pubblico di riferimento che ha a che fare con l’ immagine mnemonica del marchio è indotto ad attribuire ai prodotti offerti con un marchio simile la medesima origine imprenditoriale o, quantomeno, a ritenere l’ esistenza di rapporti contrattuali o di gruppo.

La corrispondenza nel contenuto sostanziale tra le regole in materia di efficacia invalidante dei marchi anteriori, ai fini del giudizio di novità, e quelle in materia di ambito di protezione degli stessi ai fini del giudizio di contraffazione impone di considerare pure la naturale espansività dell’impresa titolare del segno precedentemente registrato il cui apprezzamento non può aver luogo con giudizio ex post, dovendo verificarsi se la potenzialità normale di espansione del primo titolare possa risultare pregiudicata dal segno successivo, per la potenziale confusione indotta sul mercato in ordine all’origine dei servizi contrassegnati.

Il marchio rinomato non coincide con il marchio celebre e non sempre risulta necessaria una grande rinomanza, dovendo ritenersi sufficiente che il segno sia conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi contraddistinti, requisito da valutarsi tenuto conto della quota di mercato detenuta dal marchio, dell’ intensità ed estensione geografica e della durata del suo uso, nonchè dell’entità degli investimenti realizzati per promuoverlo. Esistono vari livelli di rinomanza, che va dai segni noti alla generalità della popolazione a quelli solo largamente accreditati presso un segmento del pubblico dei consumatori, cui si accompagnano diverse estensioni della tutela, al di là dell’ ambito merceologico e del rischio di confusione in senso stretto (dovendo ritenersi sufficiente un ingiustificato agganciamento, che consenta di collocarsi sul mercato sfruttando le valenze evocative del segno rinomato). Il diverso livello di rinomanza incide però sull’ onere della prova, ben potendo, in caso di segni notori, farsi ricorso anche alle nozioni di comune esperienza, mentre risulta necessario, a livelli più bassi di conoscenza del pubblico, fornire una prova più compiuta, attraverso indagini di mercato o dimostrando l’ entità della promozione pubblicitaria e la penetrazione della stessa.

L’art. 19 c.p.i. contiene una norma di chiusure del sistema dei marchi, che, al di là delle ipotesi di lesione di un diritto anteriore altrui (già altrimenti tutelate) sancisce un impedimento assoluto alla registrazione, rappresentato dalla mala fede del registrante. Oltre alle ipotesi usuali di violazione di una aspettativa legittima altrui, viene considerato rientrante nella fattispecie ogni atto meramente emulativo, finalizzato allo scopo di ostacolare un terzo nella sua attività imprenditoriale. In tali casi, il segno viene invero fin dall’origine registrato non allo scopo di usarlo regolarmente a fini distintivi della propria attività imprenditoriale, ma con l’esclusivo obbiettivo di utilizzarlo per turbare quella altrui, attraverso escamotage di vario genere.

Maria Luigia Franceschelli

Associate

Dottorato di Ricerca in Proprietà Industriale, Università degli Studi di Milano Avvocato presso Hogan Lovells Studio Legale, IP team(continua)

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