Vito D'Alessio

Ciò che rileva nell'ambito della valutazione globale in punto contraffazione, è l'interdipendenza tra la somiglianza dei segni e quella dei prodotti contrassegnati: la confondibilità consiste nella possibilità che il pubblico possa credere che i prodotti provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente legate tra loro, onde è sufficiente che il grado di somiglianza tra questi marchi abbia l'effetto di indurre il pubblico di riferimento a stabilire un nesso tra di essi, non necessariamente a credere si tratti dello stesso produttore. La valutazione del rischio di confusione deve fondarsi perciò sull'impressione complessiva prodotta dai marchi in confronto, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti, rilevando la percezione dei segni da parte del consumatore medio, il quale "vede" normalmente il marchio come un tutt'uno e non effettua un esame spezzettato dei singoli elementi. Va altresì considerato che il giudice deve tenere conto, nel giudizio di confondibilità, che, al momento della scelta, il consumatore usualmente non ha di fronte entrambi i segni ma solo uno di essi, onde non confronta due marchi entrambi posti innanzi a sé per svolgerne un compiuto esame visivo, ma paragona solo mentalmente quelle che vede con il ricordo imperfetto e l'immagine mnemonica dell'altro. Di conseguenza, nell'esame di confondibilità dei marchi complessi contenenti elementi denominativi ed elementi figurativi, anche la parte figurativa del segno, ove si tratti di marchio complesso, va adeguatamente considerata nell'esame, non potendo escludersi la confondibilità sol perché sussistano diverse componenti denominative. [Nel caso di specie, si afferma la contraffazione del marchio di MHCS da parte della convenuta stante l’evidente somiglianza cromatica dei colori utilizzati, tale da creare indubbia confusione nel consumatore medio, essendo proprio il particolare colore impiegato il cuore distintivo del marchio di MHCS. A ciò si aggiunga che gli Champagne Veuve Clicquot e i vini contestati alla convenuta (Prosecco, vini spumanti e vini bianchi in generale) sono prodotti che condividono la medesima destinazione commerciale e sono in diretto rapporto di concorrenza.] [ Continua ]

Secondo il principio di unitarietà dei segni distintivi, chi acquista diritti su un segno distintivo acquisterà diritti di esclusiva anche in relazione alle funzioni proprie degli altri segni, e ciò corrisponde alla ratio secondo cui i vari segni distintivi assolvono alla stessa funzione e, pertanto, è necessario regolare l’eventuale conflitto fra di essi. L’articolo 22 del c.p.i. recepisce tale impostazione ma subordina la sua operatività alla condizione della possibile confusione fra i segni distintivi posti in comparazione. In tema di marchio, poiché la ditta designa il nome sotto cui l’imprenditore esercita l’impresa, senza avere diretta attinenza con i prodotti fabbricati o venduti o con i servizi resi dall'imprenditore, in ciò distinguendosi dal marchio, è consentito che una impresa inserisca nella propria ditta una parola che già faccia parte del marchio di cui sia titolare altra impresa, anche quando entrambe operino nello stesso mercato, ma non è lecito utilizzare quella parola anche come marchio, in funzione della presentazione immediata, o mediata attraverso forme pubblicitarie, dei prodotti o servizi offerti. [ Continua ]

Ai fini dell’accertamento della validità del brevetto, l’oggetto della tutela è delimitato dalle dichiarazioni del titolare formalizzate nelle rivendicazioni. Tali dichiarazioni devono essere intese in senso oggettivo, e cioè nel senso che ad esse può attingere un tecnico medio del settore in relazione all’invenzione, quando voglia individuare ciò che ragionevolmente l’inventore voleva proteggere. [Nel caso di specie, è corretto presumere che un tecnico, interpretando l’espressione “pannello autoportante di copertura”, intenda una struttura conforme alle normative in materia di coperture, perché la possibilità di applicazione industriale di un oggetto destinato alla copertura, che manchi dei requisiti che la legge richiede per le strutture di copertura, è sostanzialmente nulla e del pari inconsistente è l’interesse a proteggere tal genere di oggetto.] [ Continua ]

La figura dell’appropriazione di pregi ricorre quando un imprenditore, in forme pubblicitarie od equivalenti, attribuisce ai propri prodotti od alla propria impresa pregi da essi non posseduti, ma appartenenti a prodotti od all’impresa di un concorrente, in modo da perturbare la libera scelta dei consumatori. [ Continua ]

L'uso del marchio che impedisce la decadenza deve essere effettivo, non meramente simbolico, non sporadico e per quantitativi di prodotti non irrilevanti. Sotto il profilo probatorio, la dimostrazione del non uso del marchio ai fini della decadenza ex artt. 24-26 c.p.i. può essere desunta da tutte le prove versate in giudizio (v. Cass. S. U. 18647/10) secondo il generale principio di acquisizione della prova, secondo il quale tutte le risultanze istruttorie concorrono a formare il convincimento del giudice, indipendentemente dalla loro provenienza ed anche in ragione dell’ulteriore, consolidato principio che connette l’onere della prova alla vicinanza di essa, tenuto conto che proprio la titolare dei marchi oggetto di contestazione si troverebbe nella condizione di poter dimostrare, più di ogni altro, di avere usato i marchi registrati nel corso del quinquennio utile a tale verifica. La mancanza, nelle fatture di vendita, di qualsiasi riferimento certo a prodotti recanti il marchio o agli altri segni oggetto di marchio, o l’assenza di corrispondenza con i codici dei prodotti recanti il marchio, impedisce di ritenere provato l’uso effettivo di quest’ultimo; né pare potersi dedurre in maniera automatica o consequenziale che il fatto che detti prodotti in diverse fatture provenissero dalla società titolare, per ciò solo, avrebbero recato i marchi in questione, soprattutto se le fatture emesse comprendevano prodotti di abbigliamento recanti marchi diversi e ivi specificamente indicati, con ciò dovendosi ritenere che l’attività di tale società fosse dedita alla commercializzazione di prodotti di varia natura e provenienza. Anche il mero fatto della presenza di un marchio su un sito web è, di per sé, insufficiente a provarne l'uso effettivo nei termini richiesti dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale, posto che la mera allegazione delle pagine in questione nulla dice in merito all’intensità dell’uso o ad altre circostante a tal fine astrattamente rilevanti, come ad esempio il numero delle visualizzazioni di esse, gli ordini dei prodotti trasmessi mediante tale modalità di acquisto nel territorio di riferimento, le registrazioni al sito che i frequentatori spesso sono invitati a sottoscrivere anche a fini promozionali, il traffico di informazioni e di contatti intercorso con particolari categorie di utenti del sito (distributori, rivenditori ecc., in relazione alla presenza di un’”area riservata” rilevabile dalle raffigurazioni depositate). Anche la presenza dei prodotti recanti il marchio su siti di e-commerce di rilievo internazionale non sarebbe comunque idonea a dare conto dell’uso diretto ed effettivo dei marchi in questione da parte della titolare o di suoi aventi causa. In effetti tali promozioni ed offerte di vendita non provengono dalla società convenuta e di fatto non è dato sapere le effettive disponibilità di tali prodotti, tenuto conto che il quadro complessivo di sostanziale assenza di prove circa l’immissione in commercio sul territorio nazionale di prodotti recanti tali marchi può verosimilmente ricondurre tali offerte o alla residua circolazione di prodotti già da tempo commercializzati dalla convenuta o a prodotti immessi in commercio al di fuori del territorio nazionale e comunitario. Deve negarsi che la mera titolarità della ragione sociale contenente il segno registrato come marchio possa di per se stessa dare luogo ad un uso effettivo di tale marchio nel contraddistinguere prodotti, nell’accezione di tale presupposto fatta propria dalla giurisprudenza comunitaria. L’uso delimitato alla ragione sociale di un soggetto che non risulta aver utilizzato sui propri prodotti o servizi il segno registrato non può impedire il maturare della decadenza dei marchi per non uso, in ragione delle esigenze che essi continuino a garantire l’identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali sono stati registrati, con esclusione degli usi simbolici tesi soltanto a conservare i diritti conferiti dal marchio e che sarebbero integrati dalla mera conservazione di una ragione sociale cui non corrisponda l’attività necessaria per il mantenimento delle registrazioni in un ambito produttivo e commerciale di effettivo rilievo. [ Continua ]

L’eccezione di incompetenza per territorio del giudice dinanzi a cui pende il giudizio a cognizione piena, fondata sul carattere anticipatorio della pronuncia cautelare che determinerebbe irrevocabilmente il foro della controversia, è infondata dovendosi ritenere, in difetto di una diversa disposizione normativa, che il giudizio di merito, conclusa la fase cautelare ante causam, possa essere validamente instaurato davanti al giudice competente ai sensi dell’art. 4 comma 1 bis, DLgs 27 giugno 2003, n. 168, ancorché diverso da quello della cautela. [ Continua ]

L’illecito concorrenziale di storno di dipendenti richiede un complesso di presupposti, come il numero elevato di dipendenti coinvolto nello storno, l’utilizzazione di affermazioni denigratorie o false per indurre alle dimissioni detti dipendenti, la capacità della condotta dello stornante di destrutturare l’organizzazione aziendale del concorrente (per il numero di dipendenti stornati o per la loro particolare posizione professionale o apicale nell’organizzazione del concorrente) al di là del fisiologico disagio derivante dalla perdita di risorse professionali anche importanti (che costituisce in sé avvenimento del tutto conforme ad una normale dinamica di mercato). [ Continua ]

In tema di concorrenza sleale per confusione dei prodotti, l'imitazione rilevante ai sensi dell'art. 2598, n. 1, c.c. non esige la riproduzione di qualsiasi forma del prodotto altrui, ma solo di quella che investe le caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante, in quanto idonee, per capacità distintiva, a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa, sempreché la ripetizione dei connotati formali non si limiti a quei profili resi necessari dalle caratteristiche funzionali del prodotto. L'imitazione servile del prodotto dell'impresa concorrente può configurare, qualora ricorrano certi presupposti, un atto di concorrenza sleale, e determinare l'obbligazione del risarcimento del danno pur se il prodotto imitato non costituisca oggetto di privativa o di valida privativa. In tale contesto viene evidentemente in considerazione la capacità distintiva del prodotto imitato, e cioè il fatto che esso sia dotato di forme o di elementi esteriori non banali o standardizzati nello specifico settore e che abbiano assunto nella percezione del pubblico di riferimento la qualità di segno distintivo del prodotto stesso. [Nel caso di specie, la prospettazione difensiva dell’attrice sconta un grave ed insanabile deficit assertivo, atteso che risulta del tutto assente o, comunque, appare insufficiente la descrizione degli elementi esteriori/strutturali, estetici e stilistici non standardizzati e non necessariamente funzionali, dotati, quindi, di carattere distintivo ed individualizzante, in forza dei quali la platea dei consumatori avrebbe dovuto e potuto riconoscere l’origine imprenditoriale dei mulini de quibus, attribuendone conseguentemente la “paternità” all’attrice, e la cui pedissequa riproduzione nei macchinari pubblicizzati e messi in vendita dalla convenuta anche con il proprio logo, avrebbe potuto generare il lamentato, ma non dimostrato, disorientamento commerciale.] [ Continua ]

Un nome anagrafico, validamente registrato come marchio e divenuto noto, non può essere successivamente adottato come segno distintivo in settori merceologici identici o affini, neppure dalla persona che legittimamente porti quel nome, non potendosi ritenere tale condotta conforme alla correttezza professionale. Infatti, la norma dell’art. 21 co. 1 lett. a) c.p.i., secondo cui alla suddetta condizione è consentito l’uso del proprio nome nell’esercizio dell’attività economica (peraltro limitatamente alle persone fisiche), ha carattere eccezionale ed è sempre stata interpretata in senso restrittivo, sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza. In nessun caso veniva legittimata l’adozione del proprio nome come marchio, in violazione di precedenti marchi altrui. Si ritiene infatti che contrasti con i principi della correttezza professionale l'uso del proprio nome anagrafico che pregiudichi il valore di un marchio già registrato, contenente lo stesso nome, in quanto in tal modo si trae indebitamente vantaggio dal suo carattere distintivo o dalla sua notorietà. Peraltro il giudizio sulla correttezza professionale dell’uso del nome civile, identico ad un marchio anteriore, deve essere svolto in modo molto rigoroso, ed è ravvisabile solo in presenza di un’effettiva esigenza di informazione incentrata sul nome civile e sulle concrete modalità con cui l’informazione viene fornita, senza che il pubblico venga indotto in errore sull’identificazione del produttore e sulla provenienza dei suoi beni o servizi, anche sotto il profilo dell’associazione tra i segni. [ Continua ]

In linea generale l’azione diretta alla dichiarazione di nullità o di decadenza di un titolo di proprietà industriale può essere esercitata da chiunque vi abbia interesse e quindi da qualunque soggetto concorrente, anche potenziale o futuro, che affermi di ritenerlo un ostacolo all’esercizio della propria attività, non richiedendosi che si tratti di prodotti o servizi con esso interferenti. [Nel caso di specie, l’interesse ad agire è determinato dalla obiettiva situazione di incertezza causata dall’esistenza della registrazione della convenuta, mentre la legittimazione ad agire è determinata dal potenziale conflitto fra tale registrazione ed i marchi nella titolarità dell’attrice]. [ Continua ]