La scadenza del brevetto in corso di causa non rende inammissibile la riformulazione delle sue rivendicazioni, avendo questa efficacia retroattiva, posto che il titolo brevettuale attribuisce fin dalla sua domanda originaria al titolare i diritti di esclusiva nei limiti della sua riformulazione, cosicché ove si accerti l’interferenza del prodotto di un terzo con il brevetto riformulato, detto illecito deve reputarsi sussistente fin dal momento in cui la condotta illecita è stata posta in essere, anche se precedente alla riformulazione, e fino al momento in cui il trovato non è giunto a scadenza.

Ai fini della valutazione della sussistenza del requisito di brevettabilità dell’altezza inventiva è necessario verificare se, per una persona esperta del ramo, l’invenzione sarebbe risultata in modo evidente dallo stato della tecnica, dovendosi ricomprendere in tale ultima nozione le conoscenza inerenti il settore di appartenenza dell’invenzione, a cui si aggiungono le cognizioni tecniche generali ovvero quelle relative a settori vicini che il tecnico del ramo avrebbe preso in considerazione per affrontare il problema tecnico oggettivo dell’invenzione brevettata.

Al fine di determinare se un determinato brevetto possieda il carattere di altezza inventiva, il criterio del problem and solution approach richiede prioritariamente di individuare la closest prior art, ossia l’anteriorità che rappresenta il punto di partenza più promettente per giungere al trovato, dovendo essa essere diretta al medesimo scopo o effetto dell’invenzione o almeno appartenere al medesimo campo della tecnica o ad un campo molto vicino, e richiedendo i minori cambiamenti strutturali o funzionali per giungere all’invenzione.

La sufficienza della descrizione del brevetto ex art. 51 c.p.i. deve essere un dato oggettivo, deve cioè consentire, per come è formulata, la riproducibilità del trovato con una normale attività esecutiva. Sicchè la circostanza che una licenziataria sia stata in grado di sfruttare l’invenzione brevettata di per sé non prova nulla, perché ciò può essere dipeso da scienza propria o da informazioni e chiarimenti provenienti dal licenziante stesso.

Per la valutazione del requisito della novità non possono essere combinate tra loro differenti anteriorità. Al fine di far venire meno la novità, deve considerarsi il contenuto complessivo della pubblicazione anteriore quale ricavabile dall’esperto del ramo, senza integrazione alcuna del suo sapere specialistico al fine di modificare o integrare il trovato, sia pure in modo ovvio, come invece avviene per il requisito dell’altezza inventiva.

Il mancato esame da parte del CTU di documenti prodotti dalle parti in fase di consulenza tecnica non determina la nullità della consulenza tecnica d’ufficio posto che non può ravvisarsi in capo al CTU l’obbligo di prendere in considerazione qualsiasi documento, qualora non rilevante ai fini della decisione.

Nell’ambito di un giudizio di nullità brevettuale il titolare del brevetto ha la facoltà ed il diritto potestativo ai sensi dell’art. 79 c. 3 c.p.i. di sottoporre al Giudice un’istanza – esercitabile in ogni fase e grado del giudizio – di riformulazione delle rivendicazioni oggetto di brevetto, purché la richiesta avvenga: i. sul piano sostanziale entro i limiti del contenuto della domanda di brevetto iniziale e non individui una estensione ulteriore rispetto a quella oggetto del brevetto; ii. sul piano processuale nei limiti dei principi del giusto processo e della ragionevole durata dello stesso, nonché nel rispetto della clausola generale di buona fede (anche processuale) e con il limite dell’abuso del diritto.
L’esercizio del diritto di riformulazione delle rivendicazioni brevettuali non costituisce una mutatio libelli ma una disposizione del diritto sostanziale purché esercitata con modalità non abusive e compatibilmente con il principio costituzionale del giusto processo, attesi gli accertamenti peritali che normalmente si rendono indispensabili per la natura tecnica della materia successivamente all’esercizio di tale diritto: lo ius poenitendi sostanziale non può essere esercitato in modo abusivo e reiterato, ma deve esserlo sempre secondo i canoni del giusto processo, anche al fine di evitare e scongiurare il più possibile un’eccessiva durata dello stesso, rendendo necessari continui e iterativi accertamenti peritali sulle riformulazioni via via avanzate.

L’illecito consistente nel cd. “contributory infringement” o contraffazione indiretta, introdotto dalla l. n. 214 del 2016, al comma 2 bis dell’art. 66 del d.lgs n. 30 del 2005, consta di due elementi, che devono essere accertati in concreto dal giudice: a) l’elemento oggettivo consistente nella fornitura, o offerta di fornitura, a soggetti diversi
dagli aventi diritto all’utilizzazione dell’invenzione e necessari per la sua attuazione e la successiva contraffazione diretta da parte dei terzi; b) l’elemento soggettivo consistente nella consapevolezza – da accertare sulla base di dati fattuali tali da evidenziare la conoscenza, da parte del fornitore, circa l’obiettiva ed univoca destinazione concreta dei mezzi forniti all’attuazione del brevetto – non solo dell’idoneità, ma anche della destinazione concreta di detti mezzi ad attuare l’invenzione, ovvero la possibilità di acquisirla con l’ordinaria diligenza.

In tema di istanza di limitazione, la disposizione prevista dall’art. 79, III comma, c.p.i., secondo cui “in un giudizio di nullità, il titolare del brevetto ha la facoltà di sottoporre al giudice, in ogni stato e grado del giudizio, una riformulazione delle rivendicazioni che rimanga entro i limiti della domanda di brevetto quale inizialmente depositata e non estenda la protezione conferita dal brevetto concesso“, deve formare oggetto di un’interpretazione costituzionalmente orientata, alla luce dei principi del giusto processo e della ragionevole durata dello stesso, ex art. 111, comma 1, Cost..

In tal senso la formulazione della limitazione non può ritenersi compatibile con tali principi e deve, quindi, essere dichiarata inammissibile, quando richieda il regresso della causa alla fase istruttoria, ormai chiusa con la fissazione di udienza di precisazione delle conclusioni.

Oltre a ciò, la possibilità di riformulare le rivendicazioni deve essere esercitata, dal titolare del brevetto, attraverso il deposito di un’istanza contenente una riformulazione precisa e priva di ambiguità, da valutarsi con il dovuto rigore formale, sia in quanto comporta una disposizione del diritto di contesa, sia a tutela dei diritti dei terzi.

Nell’ipotesi in cui il contratto di licenza avente ad oggetto l’invenzione non sia più in corso di esecuzione, può essere immediatamente proposta la domanda di equo compenso ex art. 77 c.p.i. unitamente alla domanda di dichiarazione di nullità del brevetto, potendo semmai l’eventuale riconoscimento giudiziale dell’equo compenso essere condizionato nella sua efficacia al passaggio in giudicato della sentenza sulla nullità del brevetto.

Secondo l’art. 79, comma 3 c.p.i.,  in un giudizio di nullità è attribuita al titolare del brevetto la facoltà di sottoporre al giudice una riformulazione delle rivendicazioni in ogni stato e grado del giudizio, tuttavia tale previsione deve necessariamente trovare un contemperamento con le esigenze di celerità che sostanziano la necessità di garantire che il processo si svolga in un tempo ragionevole (art. 111, comma 2 Cost.). Se dunque il deposito di un’istanza di limitazione del brevetto interviene nell’ambito del corso della fase istruttoria, più appropriatamente durante lo svolgimento della consulenza tecnica d’ufficio, ma anche subito dopo il deposito della relazione del CTU, deve essere doverosamente esaminata; tuttavia tale iniziativa della titolare del brevetto non può essere esercitata in maniera tale da produrre ingiustificabili prolungamenti del processo ad istruttoria già formalmente (o implicitamente) dichiarata chiusa con il rinvio della causa ad udienza di precisazione delle conclusioni.

La limitazione del brevetto è opponibile ai terzi ex tunc (nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto sia ammissibile che dotata di sufficiente altezza inventiva una limitazione di brevetto operata dall’attrice ai sensi dell’art. 79 c.p.i., cosa che, previo rigetto della riconvenzionale di accertamento della nullità formulata dalla convenuta ed accoglimento della domanda attorea di accertamento della contraffazione, ha permesso al Collegio di riconoscere un risarcimento commisurato all’intero periodo di durata della contraffazione).

Il criterio della “giusta royalty” o “royalty virtuale” segna solo il limite inferiore del risarcimento del danno liquidato in via equitativa e non può essere utilizzato laddove il danneggiato abbia offerto validi e ragionevoli criteri per procedere alla liquidazione del lucro cessante o ad una valutazione comunque equitativa più consistente.

La retroversione degli utili è diretta, più che a reintegrare il patrimonio leso del titolare della privativa, ad evitare l’arricchimento senza causa lecita del contraffattore, esprimendo principalmente una funzione di deterrenza della contraffazione (sia pure coordinata con il risarcimento del lucro cessante, del quale costituisce una alternativa); pertanto, il contraffattore va condannato alla retroversione degli utili anche laddove non siano stati forniti elementi atti a individuare un mancato guadagno del titolare della privativa in conseguenza della condotta contraffattiva, purché, però, l’arricchimento sia collegato causalmente con la violazione della privativa.

Ai sensi dell’articolo 52 comma 3 bis del D.lvo n. 30/2005, modificato dal D.lvo n. 131/2010, in tema di contraffazione di brevetti per invenzioni industriali posta in essere per equivalenti, il Giudice, nel determinare l’ambito della protezione conferita dal brevetto, non deve limitarsi ad interpretare il tenore delle rivendicazioni alla luce della descrizione e dei disegni, bensì deve contemperare l’equa protezione del titolare con la ragionevole sicurezza giuridica dei terzi e, quindi, deve considerare ogni elemento che sia sostanzialmente equivalente ad uno di quelli indicato nelle rivendicazioni. Per far ciò, il Giudice può avvalersi di varie metodologie finalizzate ad accertare l’equivalenza della soluzione inventiva, come il verificare se la realizzazione contestata permetta di raggiungere il medesimo risultato finale adottando varianti prive del carattere di originalità.

L’originalità manca se le varianti sono ovvie alla luce delle conoscenze in possesso del tecnico medio del settore che si trovi ad affrontare il medesimo problema. Il Giudice non può attribuire rilievo alle intenzioni soggettive del richiedente del brevetto, sia pur ricostruite storicamente attraverso l’analisi delle attività poste in essere in sede di procedimento amministrativo diretto alla concessione del brevetto.

La Corte di legittimità (v. Cass. Civ. n. 2977/2020), in particolare, ha fatto applicazione del principio, di elaborazione giurisprudenziale tedesca, secondo il quale sintomo della contraffazione per equivalenti è proprio l’ovvietà o non originalità della soluzione sostitutiva adottata dal contraffattore rispetto alla soluzione brevettata, tenendo conto alle conoscenze medie del tecnico del settore.

L’equivalenza sussiste ove la variante realizzativa adottata risulti per il tecnico medio del settore ovvia, e, dunque, non originale, per ottenere la stessa soluzione al problema tecnico risolto dall’invenzione, non assumendo, invece, rilievo alcuno le limitazioni volontarie delle rivendicazioni introdotte dal titolare del brevetto nel corso della procedura di brevettazione (la cosiddetta “file history”). Del resto [anche la giurisprudenza di merito (v. ad es. Trib. Milano 20 settembre 2018), facendo applicazione del criterio del c.d. triple test, ha ritenuto la contraffazione per equivalenti in un caso in cui due determinati prodotti a confronto (nella specie, farmaci), svolgevano la medesima funzione, agivano con lo stesso modus operandi e, infine, ottenevano il medesimo risultato, e ciò in quanto il trovato sospettato di interferenza suggeriva soluzioni sostitutive prive di originalità, attuative degli elementi essenziali originali e caratteristici dell’idea brevettata, e, quindi, ovvie per il tecnico del ramo. L’illecito in commento, invece, deve essere escluso quando la soluzione del problema tecnico sia raggiunta con un meccanismo che, pur determinando identiche prestazioni funzionali, operi con mezzi strutturali diversi.

In materia di competenza funzional-territoriale in applicazione dei principi generali regolatori degli istituti della domanda riconvenzionale e della connessione, stante il sopravvenuto venir meno della inderogabilità della competenza territoriale prevista dal citato art. 120 c. III CPI per effetto della caducazione dell’obbligatorietà dell’intervento del P.M, il giudice della domanda principale può conoscere, nel medesimo processo, della domanda riconvenzionale che sia connessa alla prima per l’oggetto oltre che per il titolo.