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Art. 126 c.p.i.
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10 Agosto 2021

Prodotti che richiamano prodotti di successo: contraffazione di marchi complessi, look-alike e risarcimento del danno

Il marchio complesso, che consiste nella combinazione di più elementi, ciascuno dotato di capacità caratterizzante e suscettibile di essere autonomamente tutelabile, non necessariamente è un marchio forte, ma lo è solo se lo sono i singoli segni che lo compongono, o quanto meno uno di essi, ovvero se la loro combinazione rivesta un particolare carattere distintivo in ragione dell’originalità e della fantasia nel relativo accostamento. Quando, invece, i singoli segni siano dotati di capacità distintiva, ma quest’ultima (ovvero la loro combinazione) sia priva di una particolare forza individualizzante, il marchio deve essere qualificato debole, tale seconda fattispecie differenziandosi, peraltro, dal marchio di insieme in ragione del fatto che i segni costitutivi di quest’ultimo sono privi di un’autonoma capacità distintiva, essendolo solo la loro combinazione.

Per valutare la similitudine confusoria tra due marchi complessi occorre utilizzare un criterio globale che si giovi della percezione visiva, uditiva e concettuale degli stessi con riferimento al consumatore medio di una determinata categoria di prodotti, considerando anche che costui non ha possibilità di un raffronto diretto, che si basa invece sulla percezione mnemonica dei marchi a confronto.

Costituisce atto di concorrenza sleale l’imitazione pedissequa degli elementi essenziali della confezione dell’altrui prodotto, allorchè il pubblico dei consumatori possa essere indotto ad attribuire, alla confezione dell’imitatore, le qualità di cui è portatore l’altrui prodotto (c.d. “look alike”), ciò in forza del rischio di associazione tra le due confezioni, e senza che occorra errore o confusione quanto alle fonti di produzione.

L’art. 125 c.p.i., comma 2, consente che il giudice liquidi il danno in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. Il criterio del giusto prezzo del consenso o della giusta royalty, vale a dire del compenso che il contraffattore avrebbe pagato al titolare se avesse chiesto ed ottenuto una licenza per utilizzare l’altrui privativa industriale, opera come ulteriore elemento di valutazione equitativa “semplificata” del lucro cessante e come fissazione di un limite minimo o residuale di ammontare del risarcimento, voluto dal legislatore a garanzia della effettività della compensazione. Il criterio della “giusta royalty” o “royalty virtuale” segna solo il limite inferiore del risarcimento del danno liquidato in via equitativa e non può essere utilizzato laddove il danneggiato abbia offerto validi e ragionevoli criteri per procedere alla liquidazione del lucro cessante o ad una valutazione comunque equitativa più consistente.

La retroversione degli utili ha una causa petendi diversa, autonoma e alternativa rispetto alle fattispecie risarcitorie di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 125. Ci si trova di fronte non ad una mera e tradizionale funzione esclusivamente riparatoria o compensativa del risarcimento del danno, nei limiti del pregiudizio subito dal soggetto danneggiato, ma ad una funzione, se non propriamente sanzionatoria, diretta, quantomeno, ad impedire che il contraffattore possa arricchirsi mediante l’illecito consistito nell’indebito sfruttamento del diritto di proprietà intellettuale altrui.

18 Maggio 2021

Limitazione di brevetto, contraffazione e risarcimento del danno

La limitazione del brevetto è opponibile ai terzi ex tunc (nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto sia ammissibile che dotata di sufficiente altezza inventiva una limitazione di brevetto operata dall’attrice ai sensi dell’art. 79 c.p.i., cosa che, previo rigetto della riconvenzionale di accertamento della nullità formulata dalla convenuta ed accoglimento della domanda attorea di accertamento della contraffazione, ha permesso al Collegio di riconoscere un risarcimento commisurato all’intero periodo di durata della contraffazione).

Il criterio della “giusta royalty” o “royalty virtuale” segna solo il limite inferiore del risarcimento del danno liquidato in via equitativa e non può essere utilizzato laddove il danneggiato abbia offerto validi e ragionevoli criteri per procedere alla liquidazione del lucro cessante o ad una valutazione comunque equitativa più consistente.

La retroversione degli utili è diretta, più che a reintegrare il patrimonio leso del titolare della privativa, ad evitare l’arricchimento senza causa lecita del contraffattore, esprimendo principalmente una funzione di deterrenza della contraffazione (sia pure coordinata con il risarcimento del lucro cessante, del quale costituisce una alternativa); pertanto, il contraffattore va condannato alla retroversione degli utili anche laddove non siano stati forniti elementi atti a individuare un mancato guadagno del titolare della privativa in conseguenza della condotta contraffattiva, purché, però, l’arricchimento sia collegato causalmente con la violazione della privativa.

20 Luglio 2020

Nullità del marchio successivo simile al segno anteriore riproducente l’immagine di un avo e assenza di concorrenza sleale. Carenza di legittimazione attiva

La legittimazione attiva per la tutela del marchio registrato ex art. 20 c.p.i. spetta esclusivamente al titolare del marchio, apparendo irrilevante sul piano del diritto – se non in alcun modo provata – l’autodefinizione in termini di “ex titolare di fatto del marchio” o anche di “autore morale dell’immagine riportata nel marchio”.

La circostanza che l’insegna, e più in generale l’immagine in essa riprodotta, raffiguri un avo di un soggetto non esclude la possibilità che quella immagine possa essere inserita nei segni distintivi aziendali e quindi possa essere legittimamente utilizzata da altri soggetti, acquirenti dei predetti segni.

E’ principio noto e consolidato, in coerenza con la funzione intrinseca del segno, che l’apprezzamento sulla confondibilità fra i segni distintivi similari dev’essere compiuto dal giudice non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata valutazione di ogni singolo elemento, ma in via generale e sintetica, vale a dire con riguardo all’insieme degli elementi salienti, grafici, visivi e fonetici dei marchi interessati, e tenuto conto di tutti i fattori pertinenti, e quindi della notorietà del marchio e del grado di somiglianza tra i prodotti, nonché della normale avvedutezza dei consumatori cui i prodotti o servizi sono destinati.

L’uso del patronimico consentito nella ditta, in quanto giustificato per il principio di verità, deve avvenire nell’osservanza dei principi di correttezza professionale, e quindi non in funzione di marchio, e non in contrasto con la disciplina delle privative.

28 Novembre 2019

Marchi forti e rilevanza delle modifiche

Il carattere forte dei marchi si riverbera sulla loro tutela comportando l’illegittimità di tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l’identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo, che costituisce l’idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante.

Una parola di uso comune appartenente ad una certa lingua (nella quale pertanto non ha alcuna valenza distintiva) può, se adoperata in un altro contesto linguistico, assumere valenza distintiva, potendo di conseguenza essere anche utilizzata come marchio. Per pacifica giurisprudenza infatti è possibile che, a causa delle differenze linguistiche, culturali sociali ed economiche tra gli Stati membri, un marchio che è privo di carattere distintivo o è descrittivo dei prodotti o dei servizi interessati in uno Stato membro non lo sia in un altro Stato membro.

7 Novembre 2019

Contraffazione di brevetto per equivalenti e c.d. triple identity test

Le regole per l’interpretazione del brevetto, dunque per l’individuazione del suo oggetto e cioè della specifica invenzione per la quale viene richiesta protezione, sono dettate dall’art. 52 c.p.i.. Ai sensi del comma 1 del predetto articolo è fissato il principio di centralità delle rivendicazioni, intesi quale misura del brevetto sotto il profilo della delimitazione dell’area dell’esclusiva. Suddetta centralità ha riguardo non soltanto alla fase dell’accertamento della contraffazione, ma, ancor prima, al momento di valutazione dei requisiti di brevettabilità, in primo luogo in punto di attività inventiva, tenuto conto che esclusivamente caratteristiche rivendicate possono essere apprezzate al fine di stabilire la sussistenza o meno del c.d. scarto inventivo, dato dalle differenze tra il brevetto e la c.d. arte nota. Ai sensi del comma 2 del citato art. 52, il contenuto delle rivendicazioni va letto e interpretato (in ogni caso e non soltanto a fronte di oscurità o ambiguità delle rivendicazioni medesime) alla luce della descrizione e dei disegni (nonché della conoscenza generale del tecnico del settore). La descrizione serve a fornire al tecnico del settore le informazioni necessarie per l’attuazione dell’invenzione; è alla luce di tali informazioni e del linguaggio complessivamente considerato negli atti brevettuali che va definito il significato letterale delle rivendicazioni. In questo quadro assume particolare rilevanza la regola di cui al comma 3-bis dell’art. 52, secondo cui “la disposizione del comma 2 deve essere intesa in modo da garantire nel contempo un’equa protezione al titolare ed una ragionevole sicurezza giuridica ai terzi”.

Si ha contraffazione ogniqualvolta venga attuata, nei suoi elementi essenziali e caratterizzanti, l’idea inventiva coperta dalla privativa, con la conseguenza che la contraffazione non è esclusa quando all’invenzione brevettata si apportino modifiche che ne costituiscano un miglioramento, un adattamento o un perfezionamento, che non incidono sugli aspetti essenziali del trovato.

La sostituzione degli elementi dell’invenzione non esclude la contraffazione quando i nuovi elementi siano equivalenti, intendendo per tali gli elementi che risultino tali all’esito del c.d. triple identity test e cioè: i) perseguano in sostanza la medesima funzione; ii) in un modo sostanzialmente identico; iii) al fine di conseguire il medesimo risultato. Detto in altri termini, una variante all’invenzione oggetto di privativa dovrebbe ritenersi compresa nell’ambito di protezione della stessa, in quanto equivalente, qualora sia ovvio per il tecnico del settore che utilizzando tale variante si raggiunga sostanzialmente il medesimo risultato raggiunto attraverso l’elemento esplicitamente rivendicato.

Il giudizio di equivalenza muove dai singoli elementi rispettivamente dell’invenzione brevettata e della realizzazione sospettata di contraffazione (cd. element by element approach) piuttosto che dall’invenzione intesa nel suo complesso. Il confronto tra gli elementi va dunque compiuto partendo dalla formulazione delle rivendicazioni e interpretandone il contenuto, individuando i singoli elementi rivendicati, analizzando l’oggetto accusato di violare il brevetto e confrontando gli elementi costitutivi di esso con quelli rivendicati per verificarne la corrispondenza letterale o per equivalenti; le rigidità presenti in tale metodo devono però essere superate effettuando in ogni caso un confronto tra il risultato inventivo e l’oggetto che si afferma contraffatto.

La valutazione di equivalenza si conclude positivamente anche quando la realizzazione per varianti ottiene un risultato più efficace ma pur sempre riconducibile al contenuto delle rivendicazioni.

La pubblicazione della sentenza di condanna a norma dell’art. 126 c.p.i. è un rimedio a vocazione sia preventiva – in quanto diretto a prevenire ulteriori pregiudizi portando a conoscenza degli operatori di mercato la probabile contraffazione della privativa – sia riparatoria – in quanto diretto a risarcire in forma specifica il pregiudizio patito dalla controparte – la cui concessione è rimessa caso per caso alla discrezione del giudice, tenuto conto, quale criterio preminente, degli interessi contrapposti delle parti.

La pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno da fatto illecito integra un accertamento di potenziale idoneità lesiva del fatto e non anche l’accertamento del fatto effettivo, la cui prova è riservata alla successiva fase di liquidazione, con la conseguenza che il giudicato formatosi su detta pronuncia non osta a che sul giudizio instaurato sulla liquidazione venga negato il fondamento della domanda risarcitoria, alla stregua della contestazione che il danno non si sia in effetti verificato.

9 Ottobre 2018

Nullità del brevetto per carenza del requisito dell’attività inventiva

Il requisito dell’attività inventiva o novità intrinseca ha la funzione di selezionare tra ciò che è nuovo ciò che si differenzia in maniera qualificata dallo stato della tecnica. Tale requisito segna il confine tra ciò che appartiene al divenire normale del settore e che potrebbe essere realizzato da qualsiasi operatore (e quindi non merita la privativa) e ciò che è frutto di una idea che supera le normali prospettive di evoluzione del settore e che, non essendo alla portata dei tanti che [ LEGGI TUTTO ]

30 Novembre 2017

Invalidità e contraffazione di marchi: il caso striscia colorata kway

Il segno “striscia colorata”, tre bande verticali di colore giallo arancio e blu navy, costituisce in Italia un valido marchio di fatto dotato di autonoma capacità distintiva anche se usato in combinazione con il marchio KWAY.

Il marchio comunitario “striscia rettangolare”, costituita [ LEGGI TUTTO ]

27 Novembre 2017

Perimetro di legittimità della facoltà di limitazione delle rivendicazioni brevettuali in corso di causa e presupposti della concorrenza sleale per imitazione servile

Ai sensi dell’art. 79 comma terzo e dell’art. 76 comma terzo c.p.i., le istanze di limitazione e di conversione di un brevetto possono essere presentate in ogni stato e grado del giudizio. Pertanto, il titolare di un brevetto può riformulare le rivendicazioni in corso di causa, senza limitazione ad una fase processuale, ad un grado di giudizio e al numero delle modifiche apportate, fatto salvo il limite generale della [ LEGGI TUTTO ]