Deve ritenersi operare sul territorio italiano una società che abbia il sito internet con dominio “.it” e abbia lo stesso integralmente pubblicato in lingua italiana, e permetta al consumatore di ordinare i prodotti direttamente dall’Italia, con consegna sul medesimo territorio, dovendo quindi così concludersi che l’offerta di prodotti tramite tale sito internet sia rivolto, in via principale, agli utenti italiani.

Deve essere escluso dalla registrazione ai sensi dell’art. 7 Reg. UE 1001/2017 un segno denominativo, qualora designi, quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti o dei servizi di cui trattasi, restando indifferente che le caratteristiche dei prodotti o dei servizi che possono essere descritte dal segno in questione siano essenziali o accessorie sul piano commerciale, oppure che esistano o meno sinonimi che consentano di designare le stesse caratteristiche. Ne consegue che, perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro caratteristiche.

Un marchio che sia descrittivo delle caratteristiche di determinati prodotti o servizi è, per tale motivo, necessariamente privo di carattere
distintivo in relazione a questi stessi prodotti o servizi, senza pregiudizio di altri eventuali motivi che possano giustificare l’assenza di carattere distintivo: ne consegue che deve essere accolta la domanda di nullità del marchio europeo denominativo “BIOLINDO” per assenza di capacità distintiva del segno, relativamente ai prodotti contenuti nella classe 3 della classificazione di Nizza (Preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; Preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere; Saponi; Profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; Dentifrici), in quanto univocamente composto da indicazioni che descrivono specifiche caratteristiche dei prodotti di cui trattasi, ai sensi dell’art. 7 lett. b) e c) del Regolamento UE n. 1001/2017.

L’art. 122 c.p.i. non esclude la proponibilità della mera eccezione di nullità del marchio (sulla scorta del presente principio di diritto il Tribunale ha ritenuto ammissibile, per il nostro ordinamento, l’eccezione di nullità proposta dal convenuto in contraffazione al solo fine di paralizzare la domanda avversaria e non anche allo scopo di ottenere la declaratoria di nullità del marchio asseritamente contraffatto; ciò diversamente da quanto previsto in materia di marchio comunitario dal Reg. CE 207/2009 – oramai superato per effetto del Reg. UE 1001/2017 – il cui art. 99 poneva limiti alla proponibilità delle domande di nullità in forma diversa da quella della domanda riconvenzionale).

Il marchio costituito dalle parole “Regina Margherita” riferito alla attività di ristorazione napoletana, ed in particolare alla pizzeria, viene ad avere carattere descrittivo del prodotto somministrato, la pizza, nella particolare ricetta di grandissima diffusione che riporta i colori della bandiera: rosso il pomodoro, bianca la mozzarella e verde il basilico; per l’effetto tale marchio, in riferimento alla classe 43, è un marchio che può acquisire carattere distintivo ed essere validamente registrato solo in ragione degli elementi figurativi che si aggiungono o connotano le parole in sé, mancando nella denominazione “Regina Margherita”, di per sé considerata, il carattere distintivo necessario.

Il carattere più o meno forte del segno distintivo rileva, ai fini della tutela, perché consente margini diversi di interferenza lecita agli altri segni: un segno composto da elementi fortemente distintivi, che quindi nel mercato vale a richiamare fortemente il prodotto e il produttore cui è associato, non potrà verosimilmente essere riprodotto neppure in parte senza che vi sia contraffazione, mentre un segno che connotato da un aspetto almeno parzialmente descrittivo potrà convivere nel mercato con segni oggettivamente interferenti ogni qualvolta l’interferenza riguardi gli aspetti descrittivi e non riguardi la porzione distintiva.

Al fine di dimostrare l’assunzione, da parte di un segno distintivo, di un secondary meaning non basta che l’imprenditore dimostri di avere fatto pubblicità, e utilizzato il segno, nella rete, sui social, diffondendolo vastamente, ma occorre dimostrare che l’uso del segno ha conseguito un effetto specifico, cosicché gli elementi che lo compongono, pur mantenendo il loro significato per così dire naturalistico, hanno acquisito una ulteriore valenza, richiamando nella percezione dei consumatori, il produttore o il prodotto a cui quel segno è abitualmente associato.

La concessione in licenza del marchio costituisce una forma di uso posta in essere dal titolare del diritto; si tratta infatti di una condotta positiva, a cui consegue anche un ritorno economico, e che consente che il segno sia utilizzato nel mercato.

Non vi è dubbio che il criterio della royalty corrisponda al minimo liquidabile, atteso che non include alcun aspetto sanzionatorio, imponendo, in definitiva, a chi ha improntato la propria condotta all’agire illecito, il solo prezzo di acquisto del bene (marchio) di cui ha usufruito.

Non si configura l’ipotesi di nullità del marchio per malafede nel caso in cui il marcho registrato sia diverso (seppure assunto come confondibile) rispetto al marchio che la società, attrice per l’accertamento della malafede, avrebbe avuto interesse a registrare. [ LEGGI TUTTO ]

Il giudizio di confondibilità tra marchi si modula secondo canoni tradizionalmente seguiti, attraverso una valutazione globale del rischio di associazione. Essa implica una interdipendenza fra i fattori presi in considerazione ed in particolare, la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei segni designati. Cosicché, [ LEGGI TUTTO ]

Vanno dichiarati nulli i marchi nazionali registrati in violazione di un marchio comunitario precedentemente registrato per la medesima classe di prodotti e comunque usato con notorietà generale, qualificata e non [ LEGGI TUTTO ]