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Andrea D'Amico

Avvocato del Foro di Roma. Si occupa principalmente di diritto civile e commerciale, diritto industriale e della proprietà intellettuale, contrattualistica d’impresa, diritto bancario, data protection

Limiti di applicabilità della cd. “bolar clause” alle ipotesi di produzione e rivendita di principio attivo oggetto di privativa

L’art. 68 c.p.i., introducendo limiti al diritto di esclusiva, è norma di stretta interpretazione che, pur non consentendo, ex art. 14 preleggi, l’interpretazione analogica, ammette, tuttavia, l’interpretazione estensiva [in applicazione di tale principio la Corte d’Appello, aderendo all’orientamento del Giudice di prime cure, ha ritenuto che, come un genericista è libero di compiere attività teorica e pratica in vista dell’ottenimento di una AIC, altrettanto possa fare - pur con i limiti evidenziati in sentenza - un terzo che non intende ottenere una AIC in proprio, ma mettere il principio attivo a disposizione di imprese che abbiano come obiettivo l’ottenimento di una AIC]. La cd. “Bolar clause” di cui all’art. 68, comma 1, lett. b), c.p.i. non può applicarsi ai meri produttori/rivenditori di principio attivo, ossia a coloro che svolgono attività di sperimentazione e produzione non finalizzata all’ottenimento di un’AIC, ma finalizzata ad ottenere il principio attivo oggetto della privativa ed a porlo in vendita ad altri: in questi casi, infatti, la produzione/offerta del prodotto è obiettivamente slegata dalla finalità di ottenere un’AIC ed il profitto che il produttore ricava dalla vendita dello stesso è la remunerazione di un’attività di studio e produzione, offerta e pubblicizzazione, ovvero di un’attività commerciale del principio brevettato, in difetto di alcuna copertura della scriminante. Tuttavia, proprio la formulazione in senso oggettivo dell’eccezione rende la stessa applicabile anche all’attività di terzi che producono il principio attivo del farmaco brevettato, su richiesta di genericisti non attrezzati a produrre in proprio, ma intenzionati ad entrare sul mercato alla scadenza dell’esclusiva del titolo brevettuale: in tali casi, quindi, l’attività del terzo si coniuga strettamente a quella del genericista che intende ottenere l’AIC ed il profitto che ne ricava costituisce remunerazione del servizio reso, mettendo a disposizione le sue capacità, esperienza e strumenti tecnologici Il produttore del principio attivo, per fruire dell’eccezione della cd. “Bolar clause” di cui all’art. 68, comma 1, lett. b), c.p.i., deve dimostrare di aver agito su input di un soggetto genericista e di avere adeguatamente regolamentato e presidiato in via negoziale (per esempio, con la previsione di una penale) il fatto che il genericista utilizzerà il principio attivo soltanto per finalità Bolar. In difetto di tali condizioni, appaiono del tutto irrilevanti le quantità del principio attivo realizzate e vendute dal produttore e ciò a maggior ragione considerata l’estrema variabilità dei quantitativi necessari per la fase sperimentativa/registrativa [ Continua ]
8 Novembre 2021

Accertamento della contraffazione e conseguenze della cessazione delle condotte contraffattorie in corso di causa

La spontanea cessazione, in corso di giudizio, della condotta contestata non fa venire meno, di per sé, l’interesse all’accoglimento delle domanda di colui che agisce, ben potendo la parte all’esito del giudizio riprendere la condotta censurata, senza alcuna sanzione. Dovrà quindi procedersi, di volta in volta, ad una valutazione prognostica in merito alla probabilità di ripresa delle condotte contestate, che tenga conto delle peculiarità e delle specificità del caso sottoposto al vaglio del giudice (nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto insussistente il rischio di reiterazione, da parte delle convenute, delle condotte contestate, tenuto conto, in particolare, dello stato di apparente inattività di queste ultime, nonché della sopravvenuta installazione di un’insegna del tutto diversa, in cui è spesa una denominazione differente dai segni distintivi azionati in giudizio dalle attrici). Non sussistono elementi che consentano di ravvisare un danno da contraffazione allorché non sia provato che il presunto contraffattore ha concretamente fatto uso, in violazione dell’art. 20 c.p.i. e nell’ambito della propria attività economica, dei marchi e dei segni distintivi di altrui titolarità, con conseguente non configurabilità, neppure sul piano del pericolo, di un danno da sviamento di clientela ai sensi di cui all’art. 2598 c.c. (nel caso di specie, pur nella contumacia delle convenute, da elementi prodotti agli atti – quali le visure camerali delle convenute o la prova dell’omessa consegna di diffide – il Tribunale ha desunto lo stato di “inattività” delle convenute, per l’effetto rigettando le domande delle attrici volte ad accertare la contraffazione e/o la concorrenza sleale, con ogni conseguenza anche di tipo risarcitorio). Deve procedersi d’ufficio alla riduzione ad equità della penale, ai sensi dell’art. 1384 c.c., la cui “eccessività” risulta, ex actis, dai documenti legittimamente acquisiti al processo (in applicazione del suddetto principio il Tribunale ha ritenuto che, ove un contratto di licenza permetta al licenziatario di fare legittimo uso di segni distintivi ed allestimenti del licenziante a fronte di un corrispettivo annuo di euro 2.800,00 oltre oneri, risulta manifestamente eccessiva una penale che, alla cessazione del contratto di licenza, preveda l’obbligo per il licenziatario di pagare una somma di euro 100,00 giornalieri per ogni giorno di ritardo nella rimozione di detti segni distintivi ed allestimenti; in sostituzione è stata ritenuta congrua una penale pari al doppio del corrispettivo annuo previsto nel contratto di licenza). [ Continua ]
21 Novembre 2021

Contraffazione di brevetto per equivalenti e c.d. triple identity test

Le regole per l’interpretazione del brevetto, dunque per l’individuazione del suo oggetto e cioè della specifica invenzione per la quale viene richiesta protezione, sono dettate dall’art. 52 c.p.i.. Ai sensi del comma 1 del predetto articolo è fissato il principio di centralità delle rivendicazioni, intesi quale misura del brevetto sotto il profilo della delimitazione dell’area dell’esclusiva. Suddetta centralità ha riguardo non soltanto alla fase dell’accertamento della contraffazione, ma, ancor prima, al momento di valutazione dei requisiti di brevettabilità, in primo luogo in punto di attività inventiva, tenuto conto che esclusivamente caratteristiche rivendicate possono essere apprezzate al fine di stabilire la sussistenza o meno del c.d. scarto inventivo, dato dalle differenze tra il brevetto e la c.d. arte nota. Ai sensi del comma 2 del citato art. 52, il contenuto delle rivendicazioni va letto e interpretato (in ogni caso e non soltanto a fronte di oscurità o ambiguità delle rivendicazioni medesime) alla luce della descrizione e dei disegni (nonché della conoscenza generale del tecnico del settore). La descrizione serve a fornire al tecnico del settore le informazioni necessarie per l’attuazione dell’invenzione; è alla luce di tali informazioni e del linguaggio complessivamente considerato negli atti brevettuali che va definito il significato letterale delle rivendicazioni. In questo quadro assume particolare rilevanza la regola di cui al comma 3-bis dell’art. 52, secondo cui “la disposizione del comma 2 deve essere intesa in modo da garantire nel contempo un’equa protezione al titolare ed una ragionevole sicurezza giuridica ai terzi”. Si ha contraffazione ogniqualvolta venga attuata, nei suoi elementi essenziali e caratterizzanti, l’idea inventiva coperta dalla privativa, con la conseguenza che la contraffazione non è esclusa quando all’invenzione brevettata si apportino modifiche che ne costituiscano un miglioramento, un adattamento o un perfezionamento, che non incidono sugli aspetti essenziali del trovato. La sostituzione degli elementi dell’invenzione non esclude la contraffazione quando i nuovi elementi siano equivalenti, intendendo per tali gli elementi che risultino tali all’esito del c.d. triple identity test e cioè: i) perseguano in sostanza la medesima funzione; ii) in un modo sostanzialmente identico; iii) al fine di conseguire il medesimo risultato. Detto in altri termini, una variante all’invenzione oggetto di privativa dovrebbe ritenersi compresa nell’ambito di protezione della stessa, in quanto equivalente, qualora sia ovvio per il tecnico del settore che utilizzando tale variante si raggiunga sostanzialmente il medesimo risultato raggiunto attraverso l’elemento esplicitamente rivendicato. Il giudizio di equivalenza muove dai singoli elementi rispettivamente dell’invenzione brevettata e della realizzazione sospettata di contraffazione (cd. element by element approach) piuttosto che dall’invenzione intesa nel suo complesso. Il confronto tra gli elementi va dunque compiuto partendo dalla formulazione delle rivendicazioni e interpretandone il contenuto, individuando i singoli elementi rivendicati, analizzando l’oggetto accusato di violare il brevetto e confrontando gli elementi costitutivi di esso con quelli rivendicati per verificarne la corrispondenza letterale o per equivalenti; le rigidità presenti in tale metodo devono però essere superate effettuando in ogni caso un confronto tra il risultato inventivo e l’oggetto che si afferma contraffatto. La valutazione di equivalenza si conclude positivamente anche quando la realizzazione per varianti ottiene un risultato più efficace ma pur sempre riconducibile al contenuto delle rivendicazioni. La pubblicazione della sentenza di condanna a norma dell’art. 126 c.p.i. è un rimedio a vocazione sia preventiva – in quanto diretto a prevenire ulteriori pregiudizi portando a conoscenza degli operatori di mercato la probabile contraffazione della privativa – sia riparatoria – in quanto diretto a risarcire in forma specifica il pregiudizio patito dalla controparte – la cui concessione è rimessa caso per caso alla discrezione del giudice, tenuto conto, quale criterio preminente, degli interessi contrapposti delle parti. La pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno da fatto illecito integra un accertamento di potenziale idoneità lesiva del fatto e non anche l’accertamento del fatto effettivo, la cui prova è riservata alla successiva fase di liquidazione, con la conseguenza che il giudicato formatosi su detta pronuncia non osta a che sul giudizio instaurato sulla liquidazione venga negato il fondamento della domanda risarcitoria, alla stregua della contestazione che il danno non si sia in effetti verificato. [ Continua ]

Riparto di giurisdizione sulla domanda di accertamento della titolarità e di riassegnazione del cd. “marchio internazionale”

Dal tenore letterale dell’art. 4 dell’Accordo di Madrid del 1891, come successivamente riveduto, emerge come la registrazione internazionale non dia luogo a un marchio sovranazionale, bensì ad un sistema di deposito centralizzato, con efficacia equivalente a quella di una serie di domande di deposito nazionale o regionale; con la conseguenza che le controversie relative, tra l’altro, alla titolarità del marchio internazionale devono ritenersi sottoposte alla disciplina e alla giurisdizione del Paese designato, giurisdizione che, peraltro, è esclusiva a norma dell’art. 16 della Convenzione di Bruxelles del 27.9.1968 e ss.mm.ii., e, per quanto concerne l’Unione europea, dell’art. 24 del Regolamento n. 1215/2012 [sulla scorta di tale principio la Corte d’Appello, in parziale riforma della sentenza di prime cure, ha ritenuto insussistente la giurisdizione dei Giudici italiani in riferimento alla domanda di accertamento della titolarità delle frazioni nazionali straniere dei marchi contesi e alla conseguente richiesta di trasferimento, essendo competenti, al riguardo, le singole autorità giurisdizionali dei Paesi in cui la registrazione di detti marchi è stata effettuata (o deve ritenersi effettuata)]. Il rinvio compiuto ai sensi dell’art. 168-bis, quarto comma, c.p.c. non modifica i termini di costituzione rispetto all’udienza fissata nell’atto di citazione; con la conseguenza che è tardivo e, dunque, inammissibile, l’appello incidentale depositato meno di venti giorni prima della data originariamente stabilita per l’udienza [ Continua ]
21 Novembre 2021

Concorrenza sleale per storno di dipendenti e sfruttamento parassitario delle altrui informazioni aziendali riservate

Il passaggio dei dipendenti alla società concorrente non realizza, di per sé, in via diretta un danno alla struttura ed alla organizzazione produttiva del precedente datore di lavoro, cosicché non sussiste l’illecito concorrenziale di cui all’art. 2598, n. 3, c.c. per storno di dipendenti allorché è assente l’elemento caratteristico dello storno, rappresentato dalla illegittima privazione delle competenze dei propri dipendenti realizzata dal concorrente al solo fine di sabotare l’altrui attività. La necessità di recarsi e reperire fisicamente all’interno dell’azienda talune informazioni dimostra l’appartenenza delle stesse al patrimonio tecnico aziendale e ne impedisce la qualificazione come insieme di competenze tecnico-professionali in possesso del dipendente. L’assunzione di ex collaboratori non dettata dalla particolare perizia o competenza degli stessi nel settore merceologico interessato bensì dalla volontà di acquisire e sfruttare in modo parassitario le informazioni aziendali riservate altrui così da poter proporre sul mercato in breve tempo un prodotto concorrente senza affrontare le spese di ricerca e sviluppo altrimenti necessarie viola l’art. 2598, n. 3, c.c.       [ Continua ]

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