In tema di “marchio di fatto” “di forma”, ai sensi dell’art. 12 c.p.i., esso è configurabile e, quindi, tutelabile quando presenti tutti i requisiti richiesti per i marchi registrati, ivi compreso quello della novità. La genesi di un marchio di fatto non si ricollega, automaticamente ed esclusivamente, al suo uso, pur protratto ed esclusivo, ma richiede la prova che tale uso gli abbia attribuito “notorietà”, ossia abbia determinato il diffuso radicamento della forza distintiva del segno nella percezione dei consumatori. A tal fine, occorre, dunque, accertare che il segno abbia acquisito, in forza della sua utilizzazione, la funzione di strumento di comunicazione, distintivo della provenienza del prodotto e del servizio, e, quindi, delle caratteristiche, anche qualitative, dello stesso.

Con specifico riferimento al marchio di forma di fatto, non è sufficiente fornire la prova che il prodotto è stato posto sul mercato, sia pure in quantità rilevanti, ma occorre anche provare che la forma tridimensionale abbia acquisito un sufficiente grado d’individualità e distintività, tanto da richiamare al consumatore la sua origine e da comportare un rischio di confusione ove da altri imitata.

L’imitazione servile dei prodotti può configurarsi solo in relazione ad elementi estetici ovvero formali del prodotto di carattere non meramente funzionale.

Ai fini della sussistenza della concorrenza sleale c.d. parassitaria, occorre il positivo riscontro di una continua e ripetuta imitazione delle iniziative e/o dei prodotti del concorrente, nonché un’analisi concreta della situazione presente sul mercato, volta a verificare se gli stessi siano effettivamente dotati di connotati individualizzanti

La confondibilità tra due marchi va valutata alla luce di un esame globale, visivo, fonetico e concettuale, che, quindi, non deve essere “analitico”, bensì basarsi sull’impressione complessiva prodotta dai marchi a confronto in considerazione dei loro elementi distintivi e dominanti, tenuto conto della normale diligenza ed avvedutezza dei consumatori.

La contraffazione rileva in relazione agli elementi essenziali del marchio; l’interprete deve preventivamente individuare il “cuore”, ossia l’idea fondamentale che è alla base e connota il marchio di cui si chiede la tutela ed in cui si riassume la sua attitudine individualizzante, sicché devono ritenersi inidonee ad escludere l’illecito tutte le variazioni e modificazioni, anche rilevanti e originali, che lasciano sussistere la confondibilità del nucleo ideologico-espressivo.

[Nel caso in esame il Tribunale di Napoli ha ritenuto che, sotto il profilo visivo e fonetico, i marchi delle parti in causa fossero, quanto al loro nucleo essenziale, del tutto identici, “in particolare per l’identità dei caratteri utilizzati, del colore, del motivo e dello sfondo; il fatto che il segno di parte convenuta presenti una lettera diversa non scongiura la somiglianza dei segni a confronto, atteso che il marchio rimane sostanzialmente inalterato”].

La tutela prevista dall’art. 2598 comma 1 c.c. è cumulabile con quella specifica posta a tutela di segni distintivi tipici, trattandosi di azioni diverse per natura, presupposti e oggetto. La prima ha, infatti, carattere personale e presuppone la confondibilità con i prodotti del concorrente e, quindi, la possibilità di uno sviamento della clientela con conseguente danno, mentre la seconda, a tutela delle privative industriali, ha natura reale ed opera anche indipendentemente dalla confondibilità dei prodotti. Inoltre, nell’azione per concorrenza sleale l’intenzionalità dell’agente è presunta, laddove nell’azione a tutela del marchio la responsabilità del contraffattore è indipendente da connotazioni soggettive. Pertanto, la contraffazione di un segno distintivo (tipico o atipico, registrato o non registrato) può costituire anche un atto di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 1 c.c., così come l’eventuale rigetto della domanda a tutela del marchio non esonera il giudice dall’esame della diversa domanda a tutela della concorrenza.

L’adozione di un segno, in qualunque delle sue funzioni distintive, conferisce all’imprenditore che lo abbia adottato il diritto esclusivo di utilizzarlo anche in relazione alle altre funzioni distintive, potendo vietare a terzi l’uso del segno in questione come marchio, ditta, insegna, domain name, slogan e qualsiasi altro segno distintivo atipico, sempre che l’uso precedente del segno sia noto e la relativa notorietà non sia “puramente locale”.

La nozione di notorietà rilevante, richiesta allo scopo di riconoscere un diritto di privativa al titolare di un marchio di fatto, implica la diffusione del segno in una dimensione geografica piuttosto estesa e può coincidere con l’intero territorio nazionale o anche solo con alcune regioni, se un dato prodotto raggiunga volumi di vendita significativi; tale nozione non coincide con quella di notorietà rilevante ai fini della qualificazione come marchio notorio o di rinomanza, con riferimento alla quale viene richiesto il raggiungimento di un grado di notorietà particolarmente intenso. Al fine di qualificare tale notorietà, la pubblicizzazione online del marchio (nel caso di specie, tramite pagina web e tramite pagina Facebook) è uno degli strumenti che più di tutti vanno considerati nella stima della notorietà di un’azienda, in quanto garantisce una diffusione “non locale” della propria offerta commerciale e, conseguentemente, una diffusione “non locale” del segno.

Le norme di cui all’art. 20 c.p.i. richiedono, ai fini del giudizio di confondibilità, una doppia verifica: quella sull’identità o affinità tra i prodotti o servizi e quella sull’identità o somiglianza tra i segni a confronto. Infatti, la sussistenza di un rischio di confusione va apprezzata attraverso una valutazione globale, tenendo conto dell’impressione d’insieme che suscita il raffronto tra i due segni mediante un esame unitario e sintetico che tenga in considerazione i diversi fattori pertinenti del caso di specie tra di loro interdipendenti, quali la identità/somiglianza dei segni, la identità/somiglianza dei prodotti e servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni concorrenti, in relazione al normale grado di percezione dei potenziali acquirenti del prodotto del presunto contraffattore. La confondibilità dei marchi a confronto non deve essere accertata esclusivamente in via analitica, effettuando un esame particolareggiato e una valutazione separata di ogni singolo elemento di dettaglio, neppure può essere valutata avendo riguardo non tanto delle differenze, quanto delle concordanze tra i segni messi a confronto. La dialettica tra esame analitico ed esame sintetico non va risolta in termini di alternatività, quanto piuttosto in termini di complementarità, trattandosi dei due momenti necessari del giudizio di confondibilità. Nel senso che, qualora siano implicati molteplici elementi formali, ad una prima fase di comparazione delle singole caratteristiche essenziali, deve seguire una fase di sintesi dei risultati acquisiti, al fine di relativizzare il risultato dei vari dati formali in quello che è l’aspetto globale del segno. In tal modo, l’esame sintetico assume il ruolo di elemento di chiusura della ricognizione concreta, condotta caso per caso, degli elementi costitutivi dei segni a confronto.

Ricorre l’ipotesi della “identità del marchio” anche quando un marchio d’impresa ne riproduca un altro, apportandovi differenze che – sulla base di una valutazione complessiva dei segni e tenendo conto del fatto che nella percezione del consumatore medio il confronto tra detti segni non è (normalmente) diretto, ma solo mnemonico – siano talmente insignificanti da poter passare inosservate. [Nel caso di specie, il marchio di parte convenuta “White Club Costa Smeralda” aggiunge al segno distintivo proprio del marchio della attrice (“Costa Smeralda”) le sole parole “White Club”; ed alla luce di quanto chiaritosi, deve ritenersi che tale aggiunta non sia capace di differenziare la percezione del segno, con conseguente sostanziale identità fra i due marchi.]

Il codice della proprietà industriale ha esplicitamente riconosciuto la natura di segno distintivo del nome a dominio, e ciò ha fatto introducendo all’art. 12 cpi il principio di unitarietà dei segni distintivi. Il principio di unitarietà dei segni distintivi comporta che sia da un lato vietato di registrare un marchio interferente (nei termini dell’art. 12 c.p.i.) con un precedente segno distintivo – quale un nome a dominio – già noto, e che dall’altro sia vietato utilizzare un segno distintivo interferente con un precedente marchio (nei termini dell’art. 22). Il nome a dominio, che non ha una propria specifica disciplina quale segno, deve rispettare, per la sua normativamente riconosciuta natura, il requisito della distintività. Per la valutazione di sussistenza della distintività si ritiene possano applicarsi i criteri dell’art. 13 c.p.i. in quanto applicabili. In forza di tale disciplina va esclusa la distintività, fra l’altro, per quei nomi che sono costituiti da denominazioni generiche di prodotti o servizi, o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscano. I segni non distintivi sono quelli che non sono idonei a indicare al pubblico l’origine di un prodotto o servizio.

I segni distintivi di fatto possono articolarsi in maniera separata, sicché è astrattamente possibile che un imprenditore abbia preusato il segno per la ditta-denominazione sociale, senza aver fatto uso dello stesso come marchio, per contraddistinguere merci prodotte o servizi forniti, onde la necessità, in caso di affermazione del possesso di un marchio di fatto, che colui il quale chieda di affermare il conseguimento di un proprio diritto fornisca, al riguardo, una prova completa sia della ditta-denominazione sociale sia di quello del segno in funzione di marchio (e della conseguente notorietà di esso), atteso che l’uso di fatto di un segno in funzione di ditta/denominazione sociale non ne comporta l’automatica e meccanica estensione in funzione di marchio e viceversa. Il preuso di un marchio di fatto, comporta che il preutente abbia il diritto all’uso esclusivo del segno, ossia abbia il potere di avvalersene che è distinto da ogni successiva registrazione corrispondente alla denominazione da lui usata, la quale si pone su un piano diverso rispetto al diritto di preuso, sicché ben può una tale registrazione essere dichiarata nulla, anche per decettività, in rapporto ai segni confliggenti. Ne consegue che, ove la registrazione decettiva sia dichiarata nulla, non per questo il preutente che aveva provveduto a formalizzarla perde il diritto di continuare a far uso del segno, specie laddove, per la cessata interferenza con i diritti registrati da altro titolare di uno o più marchi, sia venuto meno anche il conflitto.

L’art. 2564 c.c. nel disciplinare il concorso tra ditte uguali o simili che possano creare confusione per l’oggetto dell’impresa e per il luogo in cui questa è esercitata, impone di integrare o modificare la propria ditta a quello tra i due imprenditori commerciali che l’abbia iscritta nel registro delle imprese in epoca posteriore. Difatti, l’uso precedente del segno –quale marchio di fatto –da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla successiva registrazione del marchio (art. 12 C.P.I.), non costituendo anteriorità distruttiva. [Nel caso di specie, al fine di poter validamente rivendicare il diritto di preuso del patronimico, non è sufficiente dimostrare di essere discendenti di imprenditori che esercitavano la stessa attività, ma occorre dimostrare la continuità di impresa.]

La buona fede nella esecuzione del contratto si sostanzia in un generale obbligo di solidarietà che impone a ciascuna delle parti di agire in modo tale da preservare gli interessi dell’altra, a prescindere tanto da specifici obblighi contrattuali, quanto dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, trovando tale impegno solidaristico il suo limite precipuo unicamente nell’interesse proprio del soggetto, tenuto, pertanto, al compimento di tutti gli atti giuridici e/o materiali che si rendano necessari alla salvaguardia dell’interesse della controparte, nella misura in cui essi non comportino un apprezzabile sacrificio a suo carico. Si ritiene, pertanto, che un compromesso negoziale fondato anche su particolari piccoli impone alle parti di uniformare i propri comportamenti a un livello molto elevato di correttezza, tale da evitare che anche in via indiretta si possano generare o anche solo avallare fraintendimenti ed equivoci. La violazione continuata e duratura delle disposizioni contrattuali, nonché del canone di lealtà costituisce inadempimento contrattuale di indubbia rilevanza e oggettiva gravità, tale, quindi, da giustificare l’accoglimento della domanda di risoluzione. Nei contratti a esecuzione continuata, in conformità della previsione di cui all’art. 1458 c.c., l’efficacia della pronuncia retroagisce al momento della litispendenza, con conseguente cessazione degli effetti contrattuali alla data della notificazione dell’atto di citazione introduttivo del giudizio.

Ai sensi dell’art. 121 c.p.i. l’onere di provare la contraffazione incombe sul titolare, con la precisazione che in caso di contraffazione di diritti non titolati l’attore dovrà dimostrarne i fatti costitutivi, e cioè l’esistenza e la validità
(presunte per i diritti titolati attraverso la registrazione) della privativa, dunque del marchio di fatto, attraverso la dimostrazione: dell’uso attuale; della notorietà conseguente, identificativa dei prodotti per cui si chiede tutela e correlata con la priorità dell’uso implicante la novità richiesta dall’art.12 c.p.i. necessaria anche per i marchi di fatto; della conseguente percepibilità del segno come riferibile ad una determinata realtà imprenditoriale da parte dei soggetti interessati; del compimento da parte del soggetto al quale si contesta la contraffazione di uno dei comportamenti enucleabili dall’art. 20 c.p.i.