Art. 12 c.p.i.
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L’uso effettivo del marchio da parte di un’impresa appartenente al medesimo gruppo del titolare è idoneo ad evitare la decadenza per non uso
L’eccezione di decadenza per non uso del marchio non è fondata quando essa riguarda una categoria di prodotti rispetto ai quali sarebbe integrato l’illecito contraffattorio, illecito che non necessita della perfetta identità delle classi di prodotti dei cui marchi si discute, essendo sufficiente la mera affinità degli stessi. [ LEGGI TUTTO ]
Indebito uso e registrazione del marchio anteriore registrato altrui nel settore vitivinicolo
La valutazione sulla obiettiva confondibilità dei segni distintivi va compiuta in maniera unitaria e sintetica dal punto di vista dei consumatori che siano dotati di media intelligenza e diligenza e non può risolversi in un’indagine di fatto sul raffronto tra il numero dei consumatori effettivamente caduti in confusione e quelli che invece non lo sono, tenendo altresì in considerazione se i prodotti siano destinati al commercio all’ingrosso e al dettaglio, quindi (anche) al grande pubblico. [nel caso di specie ritiene il Tribunale che ai fini della sussistenza del requisito della confondibilità assuma rilievo determinante l’uso da parte della convenuta del nucleo essenziale del marchio registrato dalla società attrice, la parola AUGUSTALE, denominazione di un’antica moneta d’oro con l’effige dell’imperatore romano Augusto, che, oltre a non essere una parola di uso comune, non ha una funzione intrinsecamente descrittiva dei prodotti per distinguere i quali è stata utilizzata, i vini, ma è ad essi collegata in virtù di un accostamento di pura fantasia che le attribuisce originalità ed efficacia individualizzante. Non assume rilievo in senso contrario l’aggiunta – sulle etichette dell’impresa convenuta – del nome del vitigno indicativa della provenienza geografica del prodotto].
Ai fini della liquidazione equitativa del danno e, in particolare, dell’ammontare delle spese sostenute a causa della contraffazione, assumono rilievo le spese documentate sostenute per effettuare la ricerca sul marchio presso banche dati, prodromica alla diffida attraverso uno studio specializzato.
Requisito di novità del marchio: Valentino vs. Valentina
Per valutare la domanda di nullità del marchio ex artt. 25 lett.a) e 12 c.p.i., occorre verificare se il secondo segno registrato possa ritenersi nuovo, ovvero difetti di novità, come accade nelle ipotesi in cui “..l’identità o somiglianza fra i segni o l’identità o somiglianza tra i prodotti o servizi determini un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione…”.
In coerenza con la funzione intrinseca del segno, l’apprezzamento sulla confondibilità fra segni distintivi similari dev’essere compiuto dal giudice non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata valutazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica, vale a dire con riguardo all’insieme degli elementi salienti grafici, visivi e fonetici dei marchi interessati, e tenuto conto di tutti i fattori pertinenti, e quindi della notorietà del marchio e del grado di somiglianza tra i prodotti, nonché della normale avvedutezza dei consumatori cui i prodotti o servizi sono destinati.
E’ da escludere l’interferenza tra i marchi Valentina e Valentino laddove il primo consista in un segno letteralmente diverso e graficamente differenziato in modo significativo, in quanto composto da lettere con caratteri peculiari – specificamente da lettera iniziale e lettera finale maiuscole – e da elementi di contorno di fantasia, che conferiscono al segno una sua personalità ed originalità.
I segni Valentina e Valentino sono inoltre anche concettualmente diversi, perché Valentino è un nome proprio maschile, Valentina un nome proprio femminile, il che, in connessione con gli articoli che il segno è chiamato a distinguere, presenta una ulteriore valenza di distacco: infatti, il segno Valentino rimanda necessariamente, ad un uomo, e quindi lo stilista, mentre il segno, nella versione al femminile rimanda e suggerisce piuttosto la figura della utilizzatrice degli articoli prodotti e distribuiti nel mercato con quel segno.
Preuso del marchio di fatto e nullità del marchio registrato successivo. Registrazione di marchio in malafede
Il marchio di fatto, per costituire anteriorità invalidante di un successivo marchio registrato, deve, in primo luogo, essere stato preutilizzato effettivamente come marchio per i prodotti interessati; in secondo luogo, il preuso deve essere caratterizzato da notorietà non solo locale; infine l’uso effettivo del segno deve essere stato omogeneo e costante nel tempo, e quindi non deve essere sporadico, casuale, occasionale o comunque non continuativo. [ LEGGI TUTTO ]
Tutela del marchio di fatto
Anche al titolare del marchio di fatto è garantito un diritto esclusivo, dunque un diritto di proprietà industriale in senso pieno, poiché, ove si riconosca la preesistenza di un segno anteriore notorio, seppure di fatto e non registrato, i segni successivi mancano del requisito della novità. [ LEGGI TUTTO ]
La tutela del marchio rinomato (Pasha de Cartier)
Nel giudizio di comparazione dei segni devono essere ritenuti identici non solo i segni che tali siano in quanto esatta riproduzione l’uno dell’altro, ma anche tutti i segni che pur presentando differenze, appaiano identici agli occhi del pubblico. Ricorre identità di marchi, infatti, quando uno dei due marchi riproduce l’altro apportandovi complessivamente differenze talmente insignificanti da poter passare inosservate ad un consumatore medio; pertanto, [ LEGGI TUTTO ]
Nullità del marchio per mancanza di novità in presenza di un identico marchio di fatto
Ai sensi dell’art. 25 lett. a) c.p.i., è nullo per mancanza del requisito di novità ex art. 12 lett. a) c.p.i., il marchio registrato costituito da un segno che alla data del deposito della domanda risulti essere identico o simile ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per prodotti o servizi identici o affini, se [ LEGGI TUTTO ]
La somiglianza tra due marchi va valutata tenendo conto della normale avvedutezza dei consumatori che eseguiranno il “confronto” tra il marchio che “vedono” al momento dell’acquisto e quello che “ricordano” dell’altro
La somiglianza tra due marchi va valutata alla luce di un esame globale, visivo, fonetico e concettuale, che, quindi, non deve essere analitico bensì basarsi sull’impressione complessiva prodotta dai marchi a confronto in considerazione dei loro elementi distintivi e dominanti. Per cui, ad esempio, differenze fonetiche possono essere neutralizzate dalle somiglianze visive o viceversa; e ciò tenuto conto [ LEGGI TUTTO ]
Segni distintivi del settore farmaceutico: contraffazione del marchio “OKI” e criteri di risarcimento del danno
Nel settore farmaceutico, il marchio KOKI accompagnato ad una parte meramente descrittiva del prodotto (KOKI-tuss; KOKI-mucil; KOKI-dec) è privo di novità ed interferente con il marchio rinomato OKI, in maniera tale da far sussistere quantomeno il rischio ex art. 12 lett. e) c.p.i. di agganciamento al segno rinomato, dal quale deriva lo sfruttamento dell’indebita associazione che il consumatore medio nei [ LEGGI TUTTO ]
Domicilio eletto in sede di registrazione di marchio e competenza territoriale
Il domicilio eletto nella domanda di registrazione di un marchio individua la competenza territoriale per le azioni di nullità o decadenza dello stesso. Tuttavia, la competenza territoriale ex art. 120, c. 3, c.p.i. non è [ LEGGI TUTTO ]
