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Art. 23 c.p.i.
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18 Aprile 2023

Sublicenza di marchio denominativo, richiesta di pagamento delle royalties ed eccezione di inadempimento

Nel giudizio afferente al pagamento delle royalties di cui a un rapporto di (sub)licenza d’uso di marchio, spetta alla convenuta provare che il rapporto fosse regolato in ragione degli obblighi imposti alla licenziante e che la licenziataria assume essere stati inadempiuti.

26 Novembre 2021

Assenza di subordinazione tra il contratto di licenza d’uso del marchio e il contratto principale di agenzia

La locatrice del marchio è legittimata a pretendere, sulla base di un titolo contrattuale di cui non è stata contestata la validità, il pagamento dei canoni anche per il periodo successivo alla risoluzione del contratto principale, a nulla rilevando che il marchio non sia stato registrato. Il rapporto di locazione del marchio è pertanto svincolato da ogni altro rapporto in essere fra i contraenti ed in assenza di comunicazione di formale recesso dal contratto di locazione del marchio, il canone previsto resta dovuto anche per il periodo successivo alla risoluzione del contratto principale di agenzia.

2 Agosto 2021

Concessionaria di autoveicoli e risarcimento del danno derivante dall’uso illecito del marchio altrui

Il danno da violazione dei diritti di proprietà industriale e da concorrenza sleale non è in re ipsa, ma deve essere allegato e comprovato in modo specifico da chi ne chiede la liquidazione in proprio favore. Le domande di risarcimento del danno devono essere respinte quando non vi è la prova del danno subito a causa dell’illecito uso del marchio altrui da parte di una società concorrente nell’esercizio della sua attività, né tali conseguenze sono ricollegabili all’attività di concorrenza sleale posta in essere da quest’ultima (nella specie il Tribunale, accolta la domanda di accertamento di contraffazione, ha respinto quella di risarcimento del danno per mancanza di elementi probatori a sostegno).

25 Gennaio 2021

Contraffazione per indebito utilizzo del noto logo “GF FERRÉ” oltre il termine pattuito nel contratto di licenza


Integra un’ipotesi di contraffazione del marchio il suo impiego dopo la scadenza del rapporto di licenza, secondo la previsione dell’art. 23 c.p.i. L’impiego del logo precedentemente concesso in licenza da parte dell’ex licenziataria dopo la scadenza del contratto di licenza mediante un suo utilizzo in funzione pubblicitaria e promozionale sul proprio sito è una condotta illecita che, in quanto non consentita dalla titolare del segno, va altresì ritenuta dannosa, cagionando pregiudizio alla licenziante, sia rispetto alla eventuale ricollocazione sul mercato del segno litigioso mediante nuove licenze, sia rispetto al suo sfruttamento diretto. E ciò in quanto tale condotta crea incertezza presso il pubblico circa la legittimazione ad utilizzare il segno e circa l’esclusiva in capo alla titolare.

11 Novembre 2019

Importanza dell’inadempimento ai fini della risoluzione del contratto e diritto di recesso

Ai fini della risoluzione per inadempimento è necessario valutare che esso non abbia scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra parte (art. 1455 c.c.).

In un contratto di licenza d’uso di marchio, le allegazioni relative alla convenienza dell’affare sono inidonee a integrare un inadempimento rilevante, per cui non si può procedere con la risoluzione quando l’iniziativa commerciale non ha avuto successo, non essendosi realizzata l’attrazione della clientela che ci si aspettava dall’utilizzo del marchio, o a causa dell’insufficienza dei volumi di vendita, che rende l’attività commerciale non più sostenibile.

In secondo luogo, non è possibile procedere con la risoluzione allegando a giustificazione un solo episodio comprovante l’inadempimento, senza avere riguardo al complesso delle circostanze e del contesto in cui ha avuto esecuzione il contratto. Qualora dalla corrispondenza tra le parti emerga un clima di positività, in cui sono comunemente tollerati reciproci inadempimenti in vista del mantenimento dell’accordo e della conclusione di una futura collaborazione commerciale, l’inadempimento dell’attrice relativo al rimborso di una quota dell’affitto “ha scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra”, soprattutto se tale questione è stata trattata solo marginalmente.

In tale contesto, l’esercizio improvviso del diritto di recesso e dunque la cessazione inaspettata del rapporto non risultano rispettose del canone di buona fede, che impone “a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra, a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge” (Cass. 20106/2009).

Utilizzo del marchio a seguito della concessione di una licenza d’uso ottenuta per comportamenti concludenti fra le parti

Con riferimento al contratto di licenza d’uso del marchio, l’art. 23, comma 2, c.p.i., prevede espressamente che il marchio possa essere oggetto di licenza. Tale disposizione non prescrive, tuttavia, una forma a pena di nullità per tale tipo di contratto, il quale è, quindi, un contratto a forma libera, non essendo richiesta la forma scritta ad substantiam. Il contratto di licenza di marchio è libero nelle forme è può essere stipulato tanto verbalmente, quanto per facta concludentia. Si tratta, pertanto, di un contratto che ben potrebbe essere concluso per comportamenti concludenti, i quali devono essere intesi come comportamenti inequivocabilmente diretti ad accettare una determinata proposta: tale contegno costituisce una manifestazione tacita del consenso da parte dell’accettante. Per “facta concludentia” deve intendersi un comportamento di per sé non dichiarativo della volontà del soggetto, ma alla luce delle circostanze d’insieme, idoneo a manifestarla in modo univoco e sicuro.

 

20 Giugno 2017

Domicilio eletto in sede di registrazione di marchio e competenza territoriale

Il domicilio eletto nella domanda di registrazione di un marchio individua la competenza territoriale per le azioni di nullità o decadenza dello stesso. Tuttavia, la competenza territoriale ex art. 120, c. 3, c.p.i. non è [ LEGGI TUTTO ]

12 Giugno 2017

Uso promiscuo del marchio concesso in franchising e criteri di liquidazione del danno reputazionale alla brand image

Viola i diritti ex artt. 20 e 23 del titolare del marchio il franchisee che in un punto vendita c.d. “monomarca” offre in vendita prodotti privi del [ LEGGI TUTTO ]

16 Febbraio 2017

Cautelare in materia di licenza di marchio: onere della prova e preteso inadempimento

Con riguardo alla violazione dell’art. 23 CPI, è onere di chi le invoca allegare e provare, data la tassatività delle ipotesi riconducibili al disposto dell’art. 23 CPI, le specifiche clausole del contratto di licenza violate e la loro [ LEGGI TUTTO ]

31 Gennaio 2017

Cessazione del contratto di affiliazione commerciale, utilizzo del marchio e patto di non concorrenza

Lo scioglimento del vincolo contrattuale di affiliazione fa venire meno la fonte che autorizzava l’affiliato ad utilizzare i segni distintivi per l’esercizio dell’attività contrattuale, consentendogli di azionare sia i diritti nascenti dal contratto che quelli assoluti di privativa. Il contratto [ LEGGI TUTTO ]