La cessione di ramo d’azienda relativo alla produzione di determinati prodotti comporta il trasferimento di tutte le componenti inerenti tale ramo, e quindi anche del marchio identificativo dei prodotti stessi, stante lo stretto collegamento sussistente tra il marchio e l’impresa.

Il titolare del marchio registrato ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell’attività economica un segno identico o simile allo stesso marchio, per prodotti o servizi identici o affini a quelli per cui tale marchio è stato registrato. In base all’art. 20 c.p.i., la contraffazione ha luogo nel caso di utilizzo indebito di un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, qualora a causa della identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità fra i prodotti o servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. Il rischio di confusione si concretizza quando il consumatore, dotato di media avvedutezza, collega ad un marchio, un segno imitante, senza distinguere i due prodotti, caratterizzati da elementi essenziali comuni, mentre il rischio di associazione si concretizza quando, pur senza incorrere in confusione, il detto consumatore associa mentalmente il segno contraffatto a quello oggetto di marchio d’impresa, sulla base dell’elemento o degli elementi di quest’ultimo, dotati di capacità distintiva e presenti anche nel primo.

I segni distintivi di fatto possono articolarsi in maniera separata, sicché è astrattamente possibile che un imprenditore abbia preusato il segno per la ditta-denominazione sociale, senza aver fatto uso dello stesso come marchio, per contraddistinguere merci prodotte o servizi forniti, onde la necessità, in caso di affermazione del possesso di un marchio di fatto, che colui il quale chieda di affermare il conseguimento di un proprio diritto fornisca, al riguardo, una prova completa sia della ditta-denominazione sociale sia di quello del segno in funzione di marchio (e della conseguente notorietà di esso), atteso che l’uso di fatto di un segno in funzione di ditta/denominazione sociale non ne comporta l’automatica e meccanica estensione in funzione di marchio e viceversa. Il preuso di un marchio di fatto, comporta che il preutente abbia il diritto all’uso esclusivo del segno, ossia abbia il potere di avvalersene che è distinto da ogni successiva registrazione corrispondente alla denominazione da lui usata, la quale si pone su un piano diverso rispetto al diritto di preuso, sicché ben può una tale registrazione essere dichiarata nulla, anche per decettività, in rapporto ai segni confliggenti. Ne consegue che, ove la registrazione decettiva sia dichiarata nulla, non per questo il preutente che aveva provveduto a formalizzarla perde il diritto di continuare a far uso del segno, specie laddove, per la cessata interferenza con i diritti registrati da altro titolare di uno o più marchi, sia venuto meno anche il conflitto.

Ai fini del giudizio di attività inventiva è consentito combinare le classi di conoscenze anteriori ed effettuare una ricostruzione attraverso varie fonti, ancorché scollegate, dello stato della tecnica, secondo il cosiddetto procedimento “a mosaico”. È anche noto che il giudizio sulla non evidenza presuppone che lo stato della tecnica sia confrontato con il nucleo centrale dell’invenzione. […] È quindi corretto presumere che, qualora componendo gli insegnamenti precedenti, il tecnico del ramo avrebbe considerato evidente la soluzione adottata, il brevetto deve ritenersi nullo per difetto di attività inventiva.

Ai fini del giudizio di attività inventiva è consentito combinare le classi di conoscenze anteriori ed effettuare una ricostruzione attraverso varie fonti, ancorché scollegate, dello stato della tecnica, secondo il cosiddetto procedimento “a mosaico”. È anche noto che il giudizio sulla non evidenza presuppone che lo stato della tecnica sia confrontato con il nucleo centrale dell’invenzione. […] È quindi corretto presumere che, qualora componendo gli insegnamenti precedenti, il tecnico del ramo avrebbe considerato evidente la soluzione adottata, il brevetto deve ritenersi nullo per difetto di attività inventiva.

L’istituto della convalidazione può valere solo per il marchio successivo registrato o al massimo per la denominazione sociale e il nome di dominio, segni distintivi in qualche modo “registrati”, e non per il marchio di fatto.

L’effettiva conoscenza, da parte del titolare del diritto anteriore, dell’uso del segno successivo come denominazione sociale e nome di dominio deve esser rigorosamente provata stante la natura eccezionale della disposizione, che è di stretta applicazione.

L’eventuale tolleranza dell’uso della ditta o denominazione sociale non significa tolleranza dell’uso dello stesso segno come marchio.

Seppur la tutela dei segni distintivi e quella prevista in tema di concorrenza sleale siano astrattamente compatibili e cumulabili, dall’illecito contraffattorio non discende automaticamente la concorrenza sleale che deve constare in un quid pluris rispetto alla pura violazione del segno o del brevetto, cioè di una modalità ulteriore afferente il fatto illecito.

L’invenzione c.d. di procedimento consiste nella rivendicazione della scoperta di un particolare procedimento per giungere alla realizzazione di un prodotto già noto, migliorandone lo standard o riducendone i costi. In tale ipotesi, il requisito essenziale dell’originalità (ex art. 48 c.p.i.) deve intendersi soddisfatto quando la procedura oggetto di privativa brevettuale rappresenti un’inedita ed originale soluzione a problemi tecnici, e non la mera applicazione di pratiche già note ed ampiamente diffuse nel circuito degli operatori professionali di riferimento. [Nel caso di specie, con riferimento a particolari metodiche di produzione e raffinazione dei biocarburanti, si rileva l’assenza dei requisiti di novità ed originalità della soluzione rispetto al problema tecnico, nel senso che la novità deve riguardare anche il risultato industriale.]

Le differenze tra due marchi, anche se rilevabili a un esame attento, non superano un’evidente confondibilità quando si tratta di prodotti e servizi identici contrassegnati da un grado di somiglianza elevatissimo tra i marchi. Il fatto, poi, che venga utilizzato come unico carattere specializzante la dicitura “Liguria” non differenzia certo il marchio, ma anzi dà l’impressione che il punto vendita ligure sia in qualche modo emanazione del centro della ricorrente, che ha invece sede a Cesena. I consumatori sono indotti a ritenere che i prodotti contrassegnati con i segni contestati provengano da un’impresa collegata a quella della ricorrente da rapporti di gruppo ovvero contrattuali, come se si trattasse di un nuovo centro affiliato al primo.

Un illecito contraffattivo imputato a più a soggetti per aver asseritamente violato una precedente inibitoria proseguendo nella commercializzazione di un prodotto registrato come modello comunitario ha natura extracontrattuale e può dar luogo a responsabilità solidale tra i concorrenti nell’illecito.

A tal fine, l’attore è onerato sia della prova della contraffazione che della prova del concorso fattivo di più soggetti nella sua realizzazione in base ai principi di diritto comune.

Gli atti interruttivi della prescrizione compiuti nei riguardi di un condebitore solidale – nella specie un ricorso cautelare e un successivo atto di citazione – interrompono la prescrizione anche nei confronti degli altri condebitori, con effetti regolati, per tutti i condebitori, dall’art. 2945 comma 2 c.c..

Nel caso in cui venga allegato il concorso della società controllante nella contraffazione posta in essere dalle società controllate, in mancanza di prova di condotte o decisioni concrete e rilevanti ai fini dell’attuazione dell’illecito contraffattivo, non è possibile trasferire sic et simpliciter la responsabilità dell’illecito dalle controllate alla controllante. Del resto, il controllo societario e anche la stessa presunzione di direzione e coordinamento ex artt. 2359 e 2497 sexies c.c. non elidono la distinzione soggettiva fra i vari soggetti giuridici e le individualità delle rispettive responsabilità. Allo stesso modo, il legale rappresentante della controllante non può ritenersi responsabile dell’illecito ex art. 2395 c.c., in concorso con la sua società e le altre società del gruppo, in mancanza di prova di un suo fattivo contributo alla violazione dell’inibitoria.