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15 Dicembre 2020

Contraffazione di brevetto per equivalenti e applicazione del principio del “file history estoppel”

L’ambito di protezione del brevetto non si limita a quanto letteralmente rivendicato, ma abbraccia ciò che riproduce il contenuto essenziale dell’invenzione e quindi comprende anche elementi equivalenti rispetto a quelli rivendicati. Pertanto, per valutare se vi sia contraffazione per equivalenti, va in primo luogo individuato il contenuto essenziale dell’invenzione. Per l’individuazione del contenuto essenziale del brevetto si deve tenere conto delle limitazioni apportate all’originario testo brevettuale a seguito delle procedure di opposizione davanti all’EPO. Allorché l’inventore del brevetto abbia limitato il brevetto, introducendo una caratteristica specifica durante la fase di opposizione, l’esclusione volontaria di tale caratteristica dalla rivendicazione impedisce di recuperare quella soluzione alla tutela brevettuale avvalendosi della dottrina degli equivalenti, altrimenti restando violato l’affidamento dei terzi in buona fede circa la portata oggettiva del brevetto. Infatti, il brevetto deve essere interpretato alla luce della c.d. dottrina dell’estoppel, istituto di common law secondo cui ad una parte in causa è vietato prendere vantaggio da dichiarazioni contraddittorie che abbiano creato aspettative verso altri soggetti ed, in particolare, del principio della “file history estoppel”, secondo il quale le ragioni addotte nel corso dell’esame brevettuale, per indicare la validità del brevetto, sono fortemente considerate nel corso di una successiva causa di contraffazione. Nell’interpretare l’estensione della tutela brevettuale il Giudice deve bilanciare l’equa protezione del titolare del brevetto con la tutela dell’affidamento e la certezza dei terzi. In tale indagine il volontario inserimento, nell’ambito del procedimento per il rilascio del brevetto, di caratteristiche volte a delimitare la tutela brevettuale, al fine di assicurarsi il rilascio del brevetto, assume di regola un rilievo del tutto secondario e, comunque, è irrilevante se determinato dalla necessità di superare un’obiezione solo formale in quella sede sollevata, in quanto non attinente ai requisiti di validità sostanziale del brevetto. Per converso, la limitazione acquista rilevanza qualora la caratteristica non sia stata inserita per pura formalità, bensì perché necessaria per superare le anteriorità invalidanti ed indispensabile perché l’ufficio, nella procedura di opposizione, ritenesse sussistere l’originalità rispetto alle anteriorità comprese nello stato della tecnica. Ne consegue che ciò che è stato escluso dalla tutela non può essere recuperato a posteriori attraverso la dottrina degli equivalenti, con conseguente illegittima estensione della protezione brevettuale.

7 Novembre 2019

Contraffazione di brevetto per equivalenti e c.d. triple identity test

Le regole per l’interpretazione del brevetto, dunque per l’individuazione del suo oggetto e cioè della specifica invenzione per la quale viene richiesta protezione, sono dettate dall’art. 52 c.p.i.. Ai sensi del comma 1 del predetto articolo è fissato il principio di centralità delle rivendicazioni, intesi quale misura del brevetto sotto il profilo della delimitazione dell’area dell’esclusiva. Suddetta centralità ha riguardo non soltanto alla fase dell’accertamento della contraffazione, ma, ancor prima, al momento di valutazione dei requisiti di brevettabilità, in primo luogo in punto di attività inventiva, tenuto conto che esclusivamente caratteristiche rivendicate possono essere apprezzate al fine di stabilire la sussistenza o meno del c.d. scarto inventivo, dato dalle differenze tra il brevetto e la c.d. arte nota. Ai sensi del comma 2 del citato art. 52, il contenuto delle rivendicazioni va letto e interpretato (in ogni caso e non soltanto a fronte di oscurità o ambiguità delle rivendicazioni medesime) alla luce della descrizione e dei disegni (nonché della conoscenza generale del tecnico del settore). La descrizione serve a fornire al tecnico del settore le informazioni necessarie per l’attuazione dell’invenzione; è alla luce di tali informazioni e del linguaggio complessivamente considerato negli atti brevettuali che va definito il significato letterale delle rivendicazioni. In questo quadro assume particolare rilevanza la regola di cui al comma 3-bis dell’art. 52, secondo cui “la disposizione del comma 2 deve essere intesa in modo da garantire nel contempo un’equa protezione al titolare ed una ragionevole sicurezza giuridica ai terzi”.

Si ha contraffazione ogniqualvolta venga attuata, nei suoi elementi essenziali e caratterizzanti, l’idea inventiva coperta dalla privativa, con la conseguenza che la contraffazione non è esclusa quando all’invenzione brevettata si apportino modifiche che ne costituiscano un miglioramento, un adattamento o un perfezionamento, che non incidono sugli aspetti essenziali del trovato.

La sostituzione degli elementi dell’invenzione non esclude la contraffazione quando i nuovi elementi siano equivalenti, intendendo per tali gli elementi che risultino tali all’esito del c.d. triple identity test e cioè: i) perseguano in sostanza la medesima funzione; ii) in un modo sostanzialmente identico; iii) al fine di conseguire il medesimo risultato. Detto in altri termini, una variante all’invenzione oggetto di privativa dovrebbe ritenersi compresa nell’ambito di protezione della stessa, in quanto equivalente, qualora sia ovvio per il tecnico del settore che utilizzando tale variante si raggiunga sostanzialmente il medesimo risultato raggiunto attraverso l’elemento esplicitamente rivendicato.

Il giudizio di equivalenza muove dai singoli elementi rispettivamente dell’invenzione brevettata e della realizzazione sospettata di contraffazione (cd. element by element approach) piuttosto che dall’invenzione intesa nel suo complesso. Il confronto tra gli elementi va dunque compiuto partendo dalla formulazione delle rivendicazioni e interpretandone il contenuto, individuando i singoli elementi rivendicati, analizzando l’oggetto accusato di violare il brevetto e confrontando gli elementi costitutivi di esso con quelli rivendicati per verificarne la corrispondenza letterale o per equivalenti; le rigidità presenti in tale metodo devono però essere superate effettuando in ogni caso un confronto tra il risultato inventivo e l’oggetto che si afferma contraffatto.

La valutazione di equivalenza si conclude positivamente anche quando la realizzazione per varianti ottiene un risultato più efficace ma pur sempre riconducibile al contenuto delle rivendicazioni.

La pubblicazione della sentenza di condanna a norma dell’art. 126 c.p.i. è un rimedio a vocazione sia preventiva – in quanto diretto a prevenire ulteriori pregiudizi portando a conoscenza degli operatori di mercato la probabile contraffazione della privativa – sia riparatoria – in quanto diretto a risarcire in forma specifica il pregiudizio patito dalla controparte – la cui concessione è rimessa caso per caso alla discrezione del giudice, tenuto conto, quale criterio preminente, degli interessi contrapposti delle parti.

La pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno da fatto illecito integra un accertamento di potenziale idoneità lesiva del fatto e non anche l’accertamento del fatto effettivo, la cui prova è riservata alla successiva fase di liquidazione, con la conseguenza che il giudicato formatosi su detta pronuncia non osta a che sul giudizio instaurato sulla liquidazione venga negato il fondamento della domanda risarcitoria, alla stregua della contestazione che il danno non si sia in effetti verificato.

19 Settembre 2017

Non si ha contraffazione per equivalenti oltre i limiti di estensione della privativa determinati in sede di concessione del brevetto

L’ambito della protezione conferita dal brevetto è determinata dalle rivendicazioni. La descrizione e i disegni servono ad interpretare le rivendicazioni (art. 69 CBE). Nell’interpretare la portata della tutela brevettuale, pur senza limitarsi alla mera lettera della norma, è necessario sempre [ LEGGI TUTTO ]

18 Giugno 2017

Contraffazione di brevetto farmaceutico e interpretazione delle rivendicazioni

Le rivendicazioni determinano l’oggetto della protezione brevettuale mentre la descrizione ha il ruolo di spiegare come replicare l’invenzione e come interpretare il contenuto delle rivendicazioni stesse. La lettura della descrizione e delle rivendicazioni sarà dunque quella [ LEGGI TUTTO ]

20 Gennaio 2016

Preminenza del brevetto europeo su quello nazionale: azione di contraffazione e concorrenza sleale

La cessazione degli effetti del brevetto italiano derivante dalla sostituzione del brevetto europeo opera nella misura in cui esso tutela la stessa invenzione, dovendoci essere una coincidenza dell’ambito di tutela. Nel caso in cui [ LEGGI TUTTO ]

11 Settembre 2015

Brevetto per modello di utilità e contraffazione per equivalenti

Sebbene l’ambito di rilevanza delle ipotesi di contraffazione per equivalenti di modelli di utilità debba ritenersi più circoscritto rispetto a quello delle ipotesi di contraffazione di brevetti per invenzione, il richiamo a un medesimo concetto innovativo eseguito dall’art. 82, comma 3 c.p.i. comporta necessariamente che [ LEGGI TUTTO ]

10 Giugno 2015

La teoria della contraffazione per equivalenti nelle rivendicazioni brevettuali

L’equivalenza degli elementi, di cui deve tenersi conto ai fini della determinazione dell’ambito di protezione delle rivendicazioni del brevetto ai sensi dell’art. 52 c.p.i., deve essere esclusa in presenza di invenzioni che presentano una differente tecnica strutturale [ LEGGI TUTTO ]

24 Marzo 2015

Presupposti e criteri valutativi della contraffazione brevettuale per equivalenti (triple identity test)

In tema di anteriorità in materia brevettuale, ai sensi dell’art. 46 comma 2 c.p.i., l’arte nota, quale insieme di tutte le conoscenze accessibili, non è concetto circoscritto ai soli insegnamenti rinvenibili in brevetti validi: alla tecnica nota [ LEGGI TUTTO ]