In merito alle questioni relative ai rapporti tra il giudizio sulla contraffazione nell’ambito del quale viene fatta valere in via incidentale la questione relativa alla validità dei brevetti e il giudizio sulla validità degli stessi la giurisprudenza della Suprema Corte ha avuto modo, anche recentemente, di affermare il principio secondo cui in base alla disciplina nazionale in tema di brevetti e di marchi, ove la nullità del titolo di proprietà industriale sia proposta in via di mera eccezione, il relativo accertamento è compiuto incidenter tantum, sicché la pronuncia assunta nel giudizio relativo alla contraffazione non è idonea ad assumere autorità di giudicato in ordine alla questione relativa alla nullità o validità del brevetto.

Il brevetto è nullo ex art.52, 2°c., cpi, quando l’invenzione non è descritta in modo sufficientemente chiaro e completo da consentire alla persona esperta del ramo di attuarla.

Ai sensi dell’art.64, 6°c., cpi, si considera fatta nell’esecuzione del rapporto di lavoro – o in via analogica dal socio nella permanenza del rapporto sociale – l’invenzione industriale per la quale sia chiesto il brevetto entro un anno da quando l’inventore ha lasciato l’azienda nel cui campo di attività l’invenzione rientra.

Sul socio inventore grava l’onere di provare che l’invenzione è stata realizzata anteriormente all’acquisizione della qualità di socio.

In tema di determinazione dell’ambito di estensione della tutela brevettuale e determinazione del criterio della “equivalenza” ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 52 c.p.i., non sussiste la fattispecie della contraffazione per equivalenza nel caso in cui la variazione apportata ad un singolo elemento del trovato brevettato non sia marginale ed escluda l’utilizzazione anche solo parziale del brevetto anteriore.

La limitazione del brevetto è opponibile ai terzi ex tunc (nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto sia ammissibile che dotata di sufficiente altezza inventiva una limitazione di brevetto operata dall’attrice ai sensi dell’art. 79 c.p.i., cosa che, previo rigetto della riconvenzionale di accertamento della nullità formulata dalla convenuta ed accoglimento della domanda attorea di accertamento della contraffazione, ha permesso al Collegio di riconoscere un risarcimento commisurato all’intero periodo di durata della contraffazione).

Il criterio della “giusta royalty” o “royalty virtuale” segna solo il limite inferiore del risarcimento del danno liquidato in via equitativa e non può essere utilizzato laddove il danneggiato abbia offerto validi e ragionevoli criteri per procedere alla liquidazione del lucro cessante o ad una valutazione comunque equitativa più consistente.

La retroversione degli utili è diretta, più che a reintegrare il patrimonio leso del titolare della privativa, ad evitare l’arricchimento senza causa lecita del contraffattore, esprimendo principalmente una funzione di deterrenza della contraffazione (sia pure coordinata con il risarcimento del lucro cessante, del quale costituisce una alternativa); pertanto, il contraffattore va condannato alla retroversione degli utili anche laddove non siano stati forniti elementi atti a individuare un mancato guadagno del titolare della privativa in conseguenza della condotta contraffattiva, purché, però, l’arricchimento sia collegato causalmente con la violazione della privativa.

Non sussiste la possibilità di dichiarare la nullità parziale del brevetto relativamente a singoli disegni, la cui incoerenza con le rivendicazioni può invece rilevare, ad esempio, per escludere la contraffazione del titolo da parte di prodotti realizzati con caratteristiche corrispondenti ai disegni stessi.  Tale conclusione è in linea con il sistema brevettuale che conferisce un ruolo centrale alle rivendicazioni nel definire l’ambito di protezione del brevetto, anche nel caso di limitazione o di sua nullità parziale, ed ai disegni la funzione di supporto interpretativo delle rivendicazioni.

La novità deve dirsi sussistente laddove l’invenzione (definita, a norma dell’art. 52 c.p.i., dalle rivendicazioni) non sia stata descritta direttamente e in maniera non ambigua in un singolo documento di arte nota. Tale valutazione, ove compiuta rispetto ad una singola rivendicazione, ha esito negativo quando tutte le caratteristiche rivendicate risultano presenti in un’anteriorità.

Ai sensi dell’art. 52 c.p.i. i limiti della protezione sono determinati dalle rivendicazioni, che devono, a loro volta, essere interpretate alla luce della descrizione e dei disegni. Ne consegue che tali elementi (descrizione e disegni) sono confinati in un ruolo esclusivamente interpretativo e, come tali, non possono aggiungere in via integrativa significati che le prime non posseggono né consentire di ampliare l’oggetto del brevetto, giungendo ad attribuire protezione anche a quanto non rivendicato. Ne discende che in caso di divergenza tra quanto descritto e quanto rivendicato è possibile tutelare esclusivamente quegli elementi che risultino contemporaneamente compresi sia nella descrizione che nelle rivendicazioni.

L’art. 79 c.p.i. consente al titolare del brevetto di riformularlo, aggiungendo elementi specificativi e non, invece, generalizzando la portata delle rivendicazioni originarie mediante l’elisione di elementi ivi previsti, con un doppio limite: la sorgente da cui attingere le informazioni per integrare le rivendicazioni è esclusivamente il contenuto della domanda iniziale, precludendo così la possibilità di aggiungere materia totalmente nuova; e l’oggetto del brevetto che consiste nell’ambito di protezione conferito dalle rivendicazioni originarie. Viola tale limite la riformulazione che si risolva nella generalizzazione di caratteristiche originariamente più specificatamente rivendicate perché tale da apportare un quid novi non ammesso. Tale principio si giustifica con l’esigenza di tutelare i terzi, al fine di consentire a questi ultimi di identificare con sicurezza l’area massima che potrà essere coperta dal futuro brevetto fin dalla pubblicazione della relativa domanda.

La riformulazione in ogni stato e grado del giudizio ex art. 79 c.p.i., è un potere collegato al diritto sostanziale della parte da esercitarsi personalmente o mediante procuratore speciale, in quanto esulante dallo ius postulandi. Nel momento stesso in cui la parte si avvale del diritto sostanziale di riformulazione del brevetto, il giudice di qualunque grado sia (di merito e di legittimità) non può che prenderne atto, essendosi avuta una limitazione dell’oggetto della domanda mediante disposizione del diritto controverso. Non è questione di mutatio libelli, ma di disposizione del diritto sostanziale, sempre riconosciuta alla parte, purché esercitata con modalità non abusive e compatibilmente con il principio costituzionale del giusto processo, attesi gli accertamenti peritali che normalmente si rendono indispensabili per la natura tecnica della materia successivamente all’esercizio di tale diritto. La facoltà di cui all’art. 79 comma terzo CPI, che esplicitamente riconosce lo ius poenitendi sostanziale, non può essere esercitata in modo abusivo e reiterato, ma deve esserlo sempre secondo i canoni del giusto processo, anche al fine di evitare e scongiurare il più possibile un’eccessiva durata dello stesso, rendendo necessari continui ed iterativi accertamenti peritali sulle riformulazioni via via avanzate. Pertanto, la natura stessa del diritto di cui all’art 79 comma terzo implica che la domanda principale e quelle subordinate non debbano neppure essere esaminate, in quanto ormai superate dall’esercizio del suddetto potere di disposizione del diritto sostanziale sulla privativa industriale.