La nozione di «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto» sancita dall’art. 5.3 del Reg. 44/2001/CE, oggi art. 7 n.2 del Reg. 1215/2012, deve essere interpretata come comprensiva sia del luogo in cui si è verificata l’azione (o l’omissione) da cui il danno è derivato, sia di quello in cui il danno in questione si è manifestato, da intendersi come luogo in cui l’evento ha prodotto direttamente i suoi effetti dannosi. Ai fini dell’individuazione di entrambi tali luoghi con riferimento agli illeciti costituiti dalla violazione di diritti di proprietà industriale e, in particolare del luogo del danno, deve essere affermato come la natura territoriale che connota tali diritti comporta la sua necessaria identificazione con il territorio dello Stato membro in cui il diritto di privativa è tutelato ed in cui, dunque, si verifica la sua lesione.

Il marchio complesso, che consiste nella combinazione di più elementi, ciascuno dotato di capacità caratterizzante e suscettibile di essere autonomamente tutelabile, non necessariamente è un marchio forte, ma lo è solo se lo sono i singoli segni che lo compongono, o quanto meno uno di essi, ovvero se la loro combinazione rivesta un particolare carattere distintivo in ragione dell’originalità e della fantasia nel relativo accostamento. Quando, invece, i singoli segni siano dotati di capacità distintiva, ma quest’ultima (ovvero la loro combinazione) sia priva di una particolare forza individualizzante, il marchio deve essere qualificato “debole”.

Marchi “deboli” sono tali in quanto risultano concettualmente legati al prodotto per non essere andata, la fantasia che li ha concepiti, oltre il rilievo di un carattere, o di un elemento dello stesso, ovvero per l’uso di parole di comune diffusione che non sopportano di essere oggetto di un diritto esclusivo; peraltro, la loro “debolezza” non incide sull’attitudine alla registrazione, ma soltanto sull’intensità della tutela che ne deriva, atteso che sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte.

Ai fini della concorrenza sleale, il carattere confusorio deve essere accertato con riguardo al mercato di riferimento (ovvero “rilevante”), ossia quello nel quale operano o (secondo la naturale espansività delle attività economiche) possono operare gli imprenditori in concorrenza (nel caso di specie è stata esclusa la sussistenza dei presupposti di un’ipotesi di concorrenza sleale in quanto i vini a cui è stata apposta l’etichetta riportante il segno asseritamente in contraffazione erano destinati alla commercializzazione esclusivamente sui mercati americani e inglesi; mentre i vini del titolare del marchio erano commercializzati esclusivamente in Italia).

Premesso che l’art. 121, comma 1, c.p.i., in linea con i principi generali dell’art. 2697 c.c., dispone che l’onere di provare la decadenza di un marchio per non uso grava su chi impugna la privativa; la stessa norma precisa poi che, quando si voglia far valere la decadenza di un marchio per non uso, questo possa essere provato con qualsiasi mezzo, ivi comprese le presunzioni semplici e ciò implica che il giudice può considerare provato il mancato uso quinquennale (consecutivo) del marchio in base ad un procedimento deduttivo da lui stesso condotto sulla base di ulteriori fatti dimostrati in causa.

L’inibitoria contemplata dall’art. 7 c.c. non consegue al semplice uso indebito da parte del terzo di un nome che compete ad altri, ma è necessario che da tale uso consegua un pregiudizio sia pure soltanto nel patrimonio morale di colui che chiede tutela.

La fattispecie di concorrenza sleale interferente con diritti di proprietà industriale (ai sensi dell’art. 134 c.p.i.) non richiede il contemporaneo esercizio dell’azione risarcitoria del comportamento sleale con quello dell’accertamento di un diritto di privativa, ma soltanto che sussista un collegamento tra la condotta lesiva e l’esistenza di un segno distintivo del soggetto leso. Infatti, dalla disposizione di legge non si evince la necessità che oggetto principale della tutela giudiziaria sia una domanda volta a una pronuncia di un diritto di proprietà industriale o intellettuale; il legislatore invero richiede espressamente solo un rapporto di interferenza tra la tutela della proprietà industriale e intellettuale e le fattispecie di concorrenza sleale devolute alla competenza delle sezioni specializzate.

Dell’illecito di concorrenza sleale può essere chiamato a rispondere anche l’amministratore di s.r.l. ai sensi dell’art. 2476, co. 6,  se risultano provati la addebitabilità agli amministratori di omissioni e condotte in violazione degli obblighi specifici e dei doveri connessi alla carica rivestita, i pregiudizi patrimoniali diretti asseritamente subiti e il nesso eziologico tra gli addebiti formulati e i danni prospettati.

L’ordine d’inibitoria stabilito nella sentenza di un giudice di un altro Stato membro dell’Unione Europea (Germania) non è dotato in sé di efficacia extraterritoriale rispetto ai fatti illeciti commessi in Italia. Infatti, il principio della territorialità degli effetti delle  privative su diritti immateriali non titolati, quale riserva di sovranità dello Stato (com’è noto progressivamente erosa dalla disciplina sovranazionale sostanziale e processuale in materia di Marchio Comunitario -Reg. (CE) n. 207/2009- e di Modello Comunitario -Reg. (CE) n.6/2002- e, a breve, in materia di Brevetto Unico Europeo) sembra doversi ancora applicare in materia di segreti, per la quale una giurisdizione e un diritto sostanziale uniformi non esistono nello spazio europeo. Dunque ad oggi, ad esclusione dell’ipotesi del marchio comunitario e del modello comunitario, perché una sentenza di uno Stato Membro abbia efficacia extraterritoriale, il giudice che l’ha pronunciata deve essersi posto la questione della giurisdizione su fatti avvenuti fuori dal proprio Stato di appartenenza (e conseguentemente avere individuato i criteri di collegamento per radicare la propria giurisdizione anche per fatti fuori dal territorio nazionale). Questa interpretazione appare sorretta proprio dal nuovo dettato di cui all’art. 45 del Reg. (CE) n. 1215/2012, secondo il quale l’autorità dello Stato richiesto “è vincolata dall’accertamento dei fatti sul quale l’autorità giurisdizionale d’origine ha fondato la propria competenza”. Tuttavia, l’impossibilità di un nuovo riesame della questione sulla giurisdizione da parte del giudice ad quem (salvo le eccezioni di cui agli art. 34 e 35 del precedente Reg. (CE) n. 44/2001 corrispondenti all’art. 44 del nuovo Regolamento) opera sul presupposto che un controllo sulla giurisdizione sia stato compiuto dal giudice a quo, ossia dall’autorità che ha emesso il provvedimento dotato di efficacia transfrontaliera.

Cosicché, nell’ipotesi di marchio comunitario (secondo gli artt. 97 e 98 del Reg. (CE) 207/2009) e di modello comunitario (secondo gli artt. 82 e 83 del Reg. (CE) 6/2002) se la giurisdizione è fondata sul criterio di collegamento del forum rei, l’inibitoria deve ritenersi cross-border (art. 98 comma 1 del Reg. (CE) 207/2009; art. 83 comma 1 del Reg. (CE) 6/2002), mentre nel caso di giurisdizione fondata sul forum commissi delicti, essa è limitata al territorio dello Stato-Membro in cui il Tribunale ha sede (art. 98 comma 2 del Reg. (CE) 207/2009; art. 83 comma 2 del Reg. (CE) 6/2002). Negli altri casi, ivi inclusi i segreti industriali, la pronuncia- qualunque sia il criterio di giurisdizione applicato per avere efficacia transfrontaliera deve essere in ogni caso esplicitamente tale.

Secondo indirizzo pacifico, comunitario e nazionale gli effetti del giudicato vanno riguardati in base alle norme dello Stato d’origine (e dunque dell’ordinamento interno al quale appartiene il giudice a quo che ha adottato la sentenza) e non alle regole del giudizio dettate dell’ordinamento interno del giudice che deve recepirlo (ad quem). 

Ai sensi dell’art. 2359 c.c., comma 1, numero 3 c.c. e secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza anche comunitaria in materia Antitrust, va ritenuta responsabile una società consorella, che pur non detenendo quote nel capitale  sociale di quella che ha posto in essere  l’illecito, eserciti comunque un’influenza determinante su di essa in virtù di  vincoli economici e giuridici quali, appunto, la sussistenza di vincoli contrattuali .

Il mero reperimento di prodotti sul mercato, commercializzati successivamente alla sentenza che ha disposto l’inibitoria assistita da penale, non costituisce prova dell’avvenuta violazione dell’inibitoria stessa e non è, pertanto, di per sé sufficiente a fare ravvisare i presupposti per l’applicazione della sanzione stabilita. Laddove, infatti, la sentenza non abbia disposto anche il sequestro dei prodotti già in commercio, occorre la prova che i prodotti rinvenuti sul mercato siano stati oggetto di commercializzazione successivamente alla sentenza stessa.

Costituiscono atti di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. le seguenti condotte: l’uso di un marchio che evoca quello di parte attrice, comprendendo lo stesso termine e gli stessi colori, senza introdurre elementi fortemente distintivi tali da determinare una sicura differenziazione; l’uso per la denominazione sociale, l’insegna, il nome a dominio e il profilo Facebook, di termini che evocano i segni distintivi dell’attrice; l’apertura di un’identica società svolgente la medesima attività di impresa, senza soluzione di continuità subito dopo il recesso del contratto di concessione con l’attrice, nello stesso stabile, seppur ad un diverso piano; la pubblicizzazione della nuova attività eseguita in modo tale da evocare nel pubblico l’idea di una continuità con la precedente realtà imprenditoriale, anziché quella di una società di nuova costituzione del tutto autonoma dall’attività dell’attrice.

In tal modo è integrata la condotta di confusione tra segni distintivi, ai sensi del n. 1 del predetto articolo 2598 c.c., nonché l’illecito di appropriazione di pregi dei prodotti e dell’impresa dell’attrice di cui al n. 2.

Una volta cessata la partnership fra due soggetti giuridici, in base alla quale il primo veniva autorizzato a spendere la denominazione del secondo per descrivere l’esistenza della collaborazione, è consentito al primo continuare a usare la denominazione del secondo al solo fine di esporre al pubblico la propria storia imprenditoriale. É invece illecita [ LEGGI TUTTO ]

Le comunicazioni promozionali diffuse da un concorrente sono ingannevoli e decettive quando vi è discrasia tra il messaggio veicolato dalla pubblicità e la realtà dell’offerta commerciale cui la stessa comunicazione si riferisce. Ciò avviene [ LEGGI TUTTO ]

La dicitura “originale” su prodotti pressoché identici, già presenti sul mercato e destinati al medesimo pubblico di riferimento, si configura come concorrenza sleale e denigrazione dei prodotti concorrenti che vengono considerati (sia pure subliminalmente) come prodotti non originali.

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