Un marchio forma oggetto di un “uso effettivo” allorché assolve alla sua funzione essenziale, che è di garantire l’identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, al fine di trovare o mantenere per essi uno sbocco, e, pertanto, richiede la prova che esso è oggetto di uno sfruttamento commerciale reale, avuto riguardo alle caratteristiche del mercato, alla natura di tali prodotti o servizi tutelati, l’estensione territoriale e quantitativa dell’uso, nonché la sua frequenza e regolarità.
Qualsiasi forma di utilizzazione del marchio in funzione distintiva è astrattamente idonea ad evitare la decadenza per non uso, purché da essa possa discendere un effetto economico rilevante sotto il profilo concorrenziale, non essendo sufficiente un uso solo sporadico o simbolico teso soltanto a conservare i diritti conferiti dal marchio che, privando i concorrenti della possibilità di usare tale segno, rischierebbe di ostacolare la concorrenza, limitando la circolazione delle merci e la libera prestazione dei servizi.
E’ necessario, peraltro, ai fini del mantenimento dei diritti conferiti da un marchio per una determinata classe di prodotti o di servizi, che il marchio sia stato usato nel mercato dei prodotti o dei servizi di tale classe, in considerazione del numero dei marchi registrati e dei conflitti che possono tra essi insorgere.

L’indicazione di un prezzo assolutamente privo di valore, meramente apparente e simbolico, può determinare la nullità del contratto di compravendita per difetto di causa.

Con riferimento alla valutazione della notorietà di un marchio la Corte di Giustizia Ue ha affermato che il grado di conoscenza richiesto deve essere considerato raggiunto se il marchio è conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi contraddistinti da detto marchio. Nell’esaminare tale condizione il giudice nazionale deve prendere in considerazione tutti gli elementi rilevanti della causa, cioè, in particolare, la quota di mercato coperta dal marchio, l’intensità, l’ambito geografico e la durata del suo uso, nonché l’entità degli investimenti realizzati dall’impresa per promuoverlo. In merito al profilo territoriale, non si può esigere che la notorietà esista su “tutto” il territorio dello Stato membro, essendo sufficiente che essa esista in una parte sostanziale di esso.

L’azione cautelare di inibitoria può essere proposta anche a tutela di una domanda di marchio.

Chi propone una domanda di sottrazione di informazioni protette ex art. 98 c.p.i. ha l’onere di dimostrare che queste sono effettivamente segrete.

L’utilizzo di certificazioni ottenute da un concorrente costituisce atto di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 2 c.c.

Il titolo (c.d. testata) del giornale, di riviste o periodici non costituisce in sé un’opera dell’ingegno – anche se frutto di un pensiero originale – non avendo una funzione creativa. Esso assolve solo ad una funzione distintiva ed è tutelabile, in quanto accessorio dell’opera ed idoneo ad identificarla, non come bene autonomo ma “solo nella misura in cui individui una pubblicazione della quale rappresenta il segno distintivo” (cfr. Cass. n. 29774/08). Dunque, la sua tutelabilità va ponderata in relazione ad opere simili appartenenti al medesimo settore, a condizione che sussista il rischio di confusione. E ciò applicando in via analogica i principi generali sui segni distintivi, quando nel lettore si determini una costante associazione tra il titolo ritenuto interferente e l’opera.

La confondibilità tra due titoli di periodici – spesso originariamente di natura descrittiva del prodotto editoriale – va compiuta non solo in relazione all’analisi delle parole contenute nei titoli, ma altresì alla presentazione della grafica delle testate, del formato dell’impaginazione, delle rubriche.

Nel caso in cui la testata abbia una capacità distintiva debole, analogamente ai criteri elaborati in tema di marchi, una modesta modifica apportata dalla testata concorrente può impedire il rischio di confusione (Cass. 29774/08, cit.).

Va rammentato l’interesse generale a non restringere indebitamente la disponibilità dei colori per gli operatori di mercato e i conseguenti limiti assai rigorosi alla possibilità di registrare – quali marchi – i colori o le combinazioni cromatiche e grafiche, ove non associati ad elementi denominativi (cfr. tra le altre, in sede europea Corte di Giustizia Ce 24.6.2004, in causa C-49(02, ed in sede nazionale Trib. Torino, 17.8.2015).

Va ricordato che – poiché l’originalità del prodotto imitato è elemento costitutivo della fattispecie per concorrenza confusoria – il concorrente leale non può limitarsi a provare che un prodotto è imitato fedelmente da quello del concorrente, ma deve anche dimostrare che tale imitazione è servile, investendo quegli elementi idonei ad ingenerare confusione nel pubblico. Si deve trattare di aspetti formali nuovi rispetto al già noto, pur non raggiungendo il livello di originalità necessario per ottenere il brevetto di modello (cfr. in merito Cass. 3721/2003). (Nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto che l’opzione di utilizzare una fascia di colore identico al titolo che divide la parte superiore da quella inferiore – oltre ad essere una soluzione nuova adottata da parte dell’attrice – appare anche dotata di sufficiente distintività, determinando nel complesso un diverso impatto visivo della copertina). 

L’impiego da parte della convenuta di un indirizzo di posta (settimana@sudoku.it) del tutto sovrapponibile alla testata dell’attrice (Settimana Sudoku) ed al suo anteriore nome a dominio (settimanasudoku.it), in quanto usato in ambito commerciale, comporta un’illecita interferenza, potenzialmente creando il rischio di un drenaggio della clientela dal titolare del segno da tutelare al titolare del nome a dominio (cfr. tra gli altri, Tribunale di Napoli, 26.2.2002, in causa PlayBoy Enterprises contro Giannattasio). 

La spontanea cessazione, in corso di giudizio, della condotta contestata non fa venire meno, di per sé, l’interesse all’accoglimento delle domanda di colui che agisce, ben potendo la parte all’esito del giudizio riprendere la condotta censurata, senza alcuna sanzione. Dovrà quindi procedersi, di volta in volta, ad una valutazione prognostica in merito alla probabilità di ripresa delle condotte contestate, che tenga conto delle peculiarità e delle specificità del caso sottoposto al vaglio del giudice (nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto insussistente il rischio di reiterazione, da parte delle convenute, delle condotte contestate, tenuto conto, in particolare, dello stato di apparente inattività di queste ultime, nonché della sopravvenuta installazione di un’insegna del tutto diversa, in cui è spesa una denominazione differente dai segni distintivi azionati in giudizio dalle attrici).

Non sussistono elementi che consentano di ravvisare un danno da contraffazione allorché non sia provato che il presunto contraffattore ha concretamente fatto uso, in violazione dell’art. 20 c.p.i. e nell’ambito della propria attività economica, dei marchi e dei segni distintivi di altrui titolarità, con conseguente non configurabilità, neppure sul piano del pericolo, di un danno da sviamento di clientela ai sensi di cui all’art. 2598 c.c. (nel caso di specie, pur nella contumacia delle convenute, da elementi prodotti agli atti – quali le visure camerali delle convenute o la prova dell’omessa consegna di diffide – il Tribunale ha desunto lo stato di “inattività” delle convenute, per l’effetto rigettando le domande delle attrici volte ad accertare la contraffazione e/o la concorrenza sleale, con ogni conseguenza anche di tipo risarcitorio).

Deve procedersi d’ufficio alla riduzione ad equità della penale, ai sensi dell’art. 1384 c.c., la cui “eccessività” risulta, ex actis, dai documenti legittimamente acquisiti al processo (in applicazione del suddetto principio il Tribunale ha ritenuto che, ove un contratto di licenza permetta al licenziatario di fare legittimo uso di segni distintivi ed allestimenti del licenziante a fronte di un corrispettivo annuo di euro 2.800,00 oltre oneri, risulta manifestamente eccessiva una penale che, alla cessazione del contratto di licenza, preveda l’obbligo per il licenziatario di pagare una somma di euro 100,00 giornalieri per ogni giorno di ritardo nella rimozione di detti segni distintivi ed allestimenti; in sostituzione è stata ritenuta congrua una penale pari al doppio del corrispettivo annuo previsto nel contratto di licenza).

Anche i nomi geografici possono formare oggetto di marchio registrato dal momento che il toponimo può assumere un significato originale e di fantasia mediante trasposizione dal piano del riferimento dei luoghi a quello della funzione individualizzante il prodotto e ciò soprattutto quando si tratta di piccole località ignote come tali alla generalità dei consumatori.

In relazione al marchio non registrato, cd. marchio di fatto, l’utilizzazione rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie e la sua assenza determina di per sé l’impossibilità di realizzare una delle condizioni indispensabili per la sua tutela, qualora a seguito dell’interruzione del suo uso e della conseguente perdita di notorietà, sia trascorso un lasso di tempo idoneo a far ritenere che il mercato abbia perso il ricordo del segno e della sua specifica provenienza imprenditoriale, incombendo a chi se ne afferma titolare l’onere di fornire la prova dell’uso, della sua estensione territoriale e della sua persistente notorietà, siccome elementi che attengono tutti alla fattispecie costitutiva del diritto.

La notorietà qualificata del marchio di fatto va riferita all’attualità ed alla sua capacità di svolgere concretamente la funzione distintiva che gli è propria; sicché essa non si può considerare esistente solo in virtù della notorietà e del pregio conseguite dal segno in passato se manca la prova della prosecuzione e dell’attualità della produzione.

Per evitare la decadenza per non-uso, il marchio deve essere effettivamente utilizzato sul mercato per i prodotti e/o servizi per i quali è stato registrato. Ai fini della valutazione dell’utilizzo, non è necessario considerare il successo commerciale di una impresa sotto il profilo qualitativo e/o quantitativo, ma rileva esclusivamente l’effettiva circolazione nel mercato del marchio contestato. Infatti, quello che rileva è un impiego del marchio concreto e reale, non simbolico e/o sporadico, assolvendo in tale guisa allo scopo di rendere edotto il consumatore sull’origine del Prodotto. Secondo la giurisprudenza prevalente, l’uso del marchio idoneo ad impedire la decadenza deve essere tale da avere conseguenze economiche sul mercato. Il proprietario del marchio deve dunque dimostrare: (i) un’effettiva distribuzione del prodotto presso il pubblico; (ii) una presenza certa sul mercato capace di incidere sulla sfera dei concorrenti. Dunque, la preparazione e la progettazione del lancio sul mercato di un prodotto contraddistinto dal marchio non sono sufficienti a costituire un uso “esterno” e quindi a salvare il marchio dalla decadenza.

Le precarie condizioni di salute del titolare del marchio, che non ha potuto utilizzare il proprio segno distintivo, non costituiscono un motivo legittimo idoneo ad impedire la decadenza ai sensi dell’art. 24, co.1, ultimo capoverso, c.p.i. Infatti, l’uso del segno distintivo, riferibile ad una realtà imprenditoriale e non alla persona fisica in sé, può essere compiuto anche attraverso terzi, ad esempio attraverso la concessione di licenze. Pertanto, solo ostacoli dotati di un legame sufficientemente diretto con il marchio, indipendenti dalla volontà del titolare dello stesso e, tali da renderne l’uso impossibile, possono essere qualificati quali motivi legittimi del mancato uso, idonei ad impedire il rimedio della decadenza